Tribunale, Sentenza T-429/21

Invalidità del marchio UE ALDIANO e prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori ALDI

La controversia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quarta commissione di ricorso EUIPO che aveva annullato la dichiarazione di nullità del marchio UE denominativo ALDIANO. Il Tribunale esamina in particolare se Aldi avesse fornito prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori ALDI invocati a sostegno della domanda di nullità.

Fatti e procedimento amministrativo

Aldi Einkauf SE & Co. OHG aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio ALDIANO, registrato per, tra l’altro, bevande alcoliche in classe 33. La domanda era fondata su marchi anteriori denominativi ALDI, tra cui un marchio UE registrato nel 2004 per servizi di vendita al dettaglio, una registrazione internazionale del 2005 per servizi analoghi e un marchio UE del 2007 che copriva anche "beers" in classe 32 e "alcoholic beverages (except beers)" in classe 33. Dopo la richiesta del titolare del marchio contestato, EUIPO aveva chiesto la prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori ai sensi dell’articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001. La divisione di cancellazione aveva accolto la domanda di nullità, ma la commissione di ricorso ha annullato tale decisione ritenendo non provato l’uso effettivo dei marchi anteriori.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il ricorrente deduceva un unico motivo, articolato in tre censure, tutte fondate sulla violazione dell’articolo 64 del regolamento 2017/1001:

• impossibilità, secondo la commissione di ricorso, di provare l’uso dei marchi anteriori per i servizi di classe 35, perché la specificazione "retailing in all product areas" era troppo ampia e non indicava i prodotti;
• mancata prova dell’uso del marchio ALDI n. 2019867 per i vini in classe 33;
• mancata prova dell’uso dello stesso marchio per le birre in classe 32.

Normativa e criteri sulla prova dell’uso effettivo

Il Tribunale richiama l’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, che impone al titolare del marchio anteriore di provare l’uso effettivo, pena il rigetto della domanda di nullità. Ricorda inoltre che, secondo l’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2018/625, la prova deve riguardare luogo, tempo, entità e natura dell’uso ed essere fornita mediante elementi oggettivi quali fatture, cataloghi, fotografie, listini, etichette e dichiarazioni scritte. La Corte ribadisce che l’uso effettivo non richiede successo commerciale elevato né continuità ininterrotta, ma un uso pubblico e reale, coerente con la funzione essenziale del marchio di garantire l’origine dei prodotti o servizi. La valutazione deve essere globale e basata sull’insieme delle prove, non su una lettura atomistica.

Prova dell’uso per vini e birre: errori della commissione di ricorso

Per i vini e le birre, il Tribunale censura innanzitutto la commissione di ricorso per aver considerato prive di valore probatorio o irrilevanti varie prove, in particolare cataloghi promozionali, fotografie, confezioni campione, fatture di fornitura e scontrini, senza verificare se esse, nel loro insieme, corroborassero l’affidavit di un dipendente Aldi del 4 dicembre 2018. Quanto ai vini, il Tribunale osserva che i cataloghi pubblicitari non erano affatto privi di data; tredici di essi ricadevano nel periodo rilevante. Le confezioni campione di BONUS wine, le fatture di fornitura e gli scontrini di cassa mostravano un collegamento coerente con il marchio ALDI e con le vendite effettive nei punti vendita. La commissione di ricorso aveva erroneamente esaminato ogni elemento isolatamente e aveva sottovalutato il valore corroborante degli elementi successivi al periodo rilevante, che potevano confermare l’entità dell’uso durante tale periodo. Per le birre MATERNUS, il Tribunale rileva che il marchio ALDI compariva sulle confezioni dei cartoni di bottiglie, nei cataloghi e nelle fatture di fornitura; gli scontrini di cassa e le fotografie dei prodotti sugli scaffali rafforzavano ulteriormente la prova. Anche qui la commissione di ricorso aveva indebitamente escluso valore probatorio a documenti che, letti congiuntamente, erano idonei a dimostrare natura ed entità dell’uso.

Marchi per servizi di vendita al dettaglio: errore di diritto sulla specificazione dei prodotti

Quanto al primo profilo, il Tribunale accoglie la censura di Aldi contro il ragionamento della commissione di ricorso secondo cui, avendo mantenuto una registrazione ampia per "retailing in all product areas", il titolare avrebbe dovuto specificare i prodotti a cui tali servizi si riferivano, altrimenti sarebbe stato impossibile provare l’uso. Il Tribunale richiama la sentenza Tulliallan Burlington e chiarisce che l’obbligo di specificare i prodotti riguarda la fase di registrazione delle domande successive alla sentenza Praktiker, non può essere usato per negare in radice la prova dell’uso di marchi già registrati in precedenza o, comunque, per dichiarare impossibile la dimostrazione dell’uso effettivo di servizi di vendita al dettaglio solo perché la descrizione è ampia. La prova dell’uso può servire anche a individuare i prodotti concretamente commercializzati nell’ambito dei servizi registrati.

Decisione

Il Tribunale accoglie l’unico motivo nel suo complesso, annulla la decisione della commissione di ricorso EUIPO e condanna EUIPO e l’interveniente alle spese secondo i rispettivi ruoli processuali.

Principio ricavabile

Ai fini dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2017/1001, la prova dell’uso effettivo di un marchio anteriore deve essere valutata globalmente: documenti eterogenei ma coerenti tra loro possono, nel loro complesso, dimostrare natura, luogo, periodo ed entità dell’uso anche se singolarmente non bastano. Inoltre, una registrazione per servizi di vendita al dettaglio formulata in termini ampi non consente di negare automaticamente la prova dell’uso per il solo fatto che non siano stati specificati i prodotti, poiché tale specificazione non è una condizione assoluta per la tutela dei marchi già registrati.