Tribunale, Sentenza T-711/20

Marchio dell’Unione europea – opposizione fondata sulla reputazione e somiglianza di segni figurativi

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Puma SE contro la decisione della Quarta Commissione di ricorso EUIPO che aveva respinto l’opposizione alla registrazione internazionale CMS Italy designante l’Unione europea. L’opposizione era fondata sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 e verteva su tre marchi anteriori internazionali di Puma, uno dei quali comprendeva anche la parola PUMA.

Fatti e procedimento amministrativo

CMS Costruzione macchine speciali SpA aveva chiesto la protezione nell’Unione del marchio figurativo CMS Italy per beni e servizi delle classi 7, 11 e 37, legati a macchine e impianti industriali per scambiatori di calore, riscaldamento, climatizzazione, refrigerazione e servizi di installazione e manutenzione. Puma aveva opposto la registrazione invocando i marchi anteriori n. 593987, n. 480105 e n. 582886, tutti con raffigurazioni di un felino in salto, e per il terzo anche il termine PUMA.

L’opposizione fu respinta in primo grado per difetto di prova della reputazione. Dopo un primo annullamento da parte del Tribunale, la Commissione di ricorso ha nuovamente respinto l’opposizione, ritenendo che solo il marchio n. 593987 avesse una somiglianza molto bassa con il segno richiesto, che il marchio n. 480105 avesse una somiglianza estremamente bassa, e che il marchio n. 582886 fosse dissimile.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale ricorda che l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 richiede cumulativamente:

• identità o somiglianza tra i segni;
• reputazione del marchio anteriore nell’Unione o nello Stato membro interessato;
• rischio che l’uso del segno posteriore, senza giusto motivo, tragga indebito vantaggio o rechi pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio anteriore.

Ricorda inoltre che la reputazione va provata dal titolare del marchio anteriore con elementi chiari, specifici e convincenti, valutati globalmente, e che in sede contenziosa il Tribunale esercita solo un controllo di legittimità, senza sostituirsi all’EUIPO nell’apprezzamento dei fatti.

Somiglianza tra i segni

Sul primo profilo, il Tribunale conferma l’analisi della Commissione di ricorso quanto al fatto che, nel marchio richiesto, l’elemento dominante è la sigla CMS, mentre il felino balzante ha ruolo secondario. La parola CMS è visivamente preponderante, ha distintività media e non è semanticamente collegata ai prodotti e servizi rilevanti; il felino, invece, è meno distintivo perché evocativo di forza e resistenza.

Nel confronto con il marchio n. 593987, il Tribunale riconosce solo una somiglianza visiva molto bassa: il marchio richiesto è un segno complesso con elemento verbale dominante, mentre il marchio anteriore è puramente figurativo; inoltre le raffigurazioni differiscono per direzione del salto, postura, coda, testa e aspetto complessivo. Sul piano fonetico e concettuale non emerge una somiglianza significativa.

Per il marchio n. 480105 la somiglianza è addirittura estremamente bassa, anche per la differenza di colore tra il felino bianco del segno richiesto e quello nero del marchio anteriore. Il Tribunale considera corretta anche la conclusione di dissimiglianza rispetto al marchio n. 582886, in cui l’elemento dominante è la parola PUMA, concettualmente percepibile dal pubblico, mentre CMS non ha significato; le differenze grafiche e strutturali escludono una somiglianza rilevante.

Reputazione dei marchi anteriori e errori dell’EUIPO

Il Tribunale censura però la Commissione di ricorso per due ragioni principali. Primo, essa non avrebbe dovuto ignorare la decisione precedente relativa al marchio n. 480105 solo perché il grado di somiglianza con il segno richiesto era inferiore a quello del marchio n. 593987: nel quadro dell’articolo 8, paragrafo 5, il nesso tra i segni e il rischio di pregiudizio vanno apprezzati globalmente, e un marchio meno simile potrebbe teoricamente godere di una reputazione più forte o generare comunque un collegamento nel pubblico.

Secondo, la Commissione di ricorso ha errato nel ritenere che non fosse necessario riesaminare le 18 prove depositate in primo grado, diverse dalle precedenti decisioni amministrative, sulla base del fatto che il Tribunale, nell’ordinanza di annullamento precedente, non aveva censurato quel materiale probatorio. Il Tribunale chiarisce che l’ordinanza precedente aveva solo imposto di tenere conto delle decisioni amministrative invocate come prova della reputazione, senza validare né esaminare il resto del materiale; pertanto l’EUIPO doveva procedere a un nuovo esame globale di tutte le prove rilevanti.

Il Tribunale richiama inoltre il principio per cui il giudice dell’Unione non può sostituirsi all’EUIPO nella valutazione della prova di reputazione. Non essendo stata effettuata una valutazione complessiva della reputazione dei marchi n. 593987 e n. 480105, il Tribunale non esamina nel merito il nesso, il vantaggio indebito o il pregiudizio per tali marchi.

Decisione e dispositivo

La decisione impugnata è annullata nella parte in cui riguarda le opposizioni basate sui marchi anteriori n. 593987 e n. 480105. Il ricorso è invece respinto per il marchio anteriore n. 582886, poiché la dissimiglianza tra i segni esclude in radice l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5. Le spese sono poste a carico di ciascuna parte, che resta soccombente solo parzialmente.

Principi pratici per il professionista

La pronuncia conferma che, nelle opposizioni basate sulla reputazione, non basta invocare una famiglia di marchi o un’immagine commerciale forte: ogni marchio anteriore deve essere supportato da una prova autonoma e adeguata della reputazione. Inoltre, un’istruttoria incompleta dell’EUIPO sul materiale probatorio può determinare l’annullamento, anche quando il Tribunale condivide l’esito della comparazione tra i segni.

Per i pratici del diritto dei marchi, la sentenza ribadisce anche che il confronto va fatto tra i segni così come registrati o richiesti, non in base a varianti di uso ipotetiche o ricostruzioni grafiche artificiose.