Tribunale, Sentenza T-325/20

Invalidità di un disegno o modello comunitario relativo a un purificatore d’acqua

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della Terza commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di nullità di un disegno o modello comunitario registrato per "water purifiers". Il Tribunale è chiamato a verificare se la registrazione debba essere annullata perché le caratteristiche di apparenza del prodotto sarebbero state determinate esclusivamente dalla sua funzione tecnica.

Fatti e procedimento amministrativo

Unger Marketing International, LLC era titolare del disegno o modello comunitario n. 25554250002, depositato e registrato il 10 ottobre 2014 per la classe 23.01 di Locarno, corrispondente a "Water purifiers". Il 28 settembre 2016 Orben Wasseraufbereitung GmbH & Co. KG ha chiesto la dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 6/2002, invocando gli articoli 25, paragrafo 1, lettere a) e b), e sostenendo che tutte le caratteristiche del disegno erano imposte dalla sola funzione tecnica. La Divisione nullità ha accolto la domanda con decisione del 16 aprile 2018. La commissione di ricorso ha confermato la nullità con decisione del 26 febbraio 2020, ritenendo che il disegno consistesse in caratteristiche esclusivamente dettate dalla funzione tecnica del prodotto, con conseguente applicazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1.

Censure proposte dalla ricorrente

La ricorrente ha dedotto due motivi principali:

• violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, anche alla luce della sentenza DOCERAM;
• violazione dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento, per non aver considerato la dichiarazione giurata del progettista come prova. Nel primo motivo ha contestato, in particolare, che la commissione di ricorso:
• avrebbe erroneamente richiesto una qualità estetica del disegno;
• avrebbe fondato automaticamente la nullità sul contenuto della domanda di brevetto internazionale;
• avrebbe invertito l’onere della prova;
• avrebbe valutato erroneamente le singole caratteristiche di apparenza del prodotto, omettendo inoltre di considerare una sesta caratteristica, consistente in una cucitura divisoria.

Normativa rilevante e criteri applicabili

Il Tribunale richiama l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), che consente la dichiarazione di nullità di un disegno o modello che non soddisfi i requisiti degli articoli 4-9 del regolamento n. 6/2002, e l’articolo 8, paragrafo 1, che esclude dalla protezione le caratteristiche di apparenza di un prodotto esclusivamente imposte dalla funzione tecnica. Richiama inoltre il considerando 10, secondo cui la protezione dei disegni e modelli non richiede una qualità estetica. Viene ribadito il criterio elaborato nella sentenza DOCERAM:

• va individuata la funzione tecnica del prodotto;
• vanno identificate le caratteristiche di apparenza rilevanti;
• va verificato, alla luce di tutte le circostanze oggettive del caso, se tali caratteristiche siano state scelte solo per la funzione tecnica. L’esistenza di disegni alternativi non è di per sé decisiva.

Esame del motivo sulla ripartizione dell’onere della prova

Il Tribunale respinge la censura secondo cui la commissione di ricorso avrebbe invertito l’onere della prova. Ricorda che, in un procedimento di nullità, spetta al richiedente dimostrare che il disegno non soddisfa i requisiti di protezione. Tuttavia, l’organo dell’EUIPO deve valutare le prove fornite da entrambe le parti e apprezzarne la credibilità complessiva. Nel caso concreto, la commissione di ricorso ha esaminato dapprima la domanda di nullità e la documentazione tecnica prodotta dall’avversaria, poi le osservazioni della titolare del disegno. Non ha quindi trasferito l’onere della prova alla ricorrente, ma ha tratto conclusioni dalla valutazione comparata degli elementi probatori.

Nessuna imposizione di una qualità estetica

Il Tribunale chiarisce che la commissione di ricorso non ha negato la tutela per assenza di qualità estetica. Il riferimento alle "considerazioni estetiche" serviva solo a verificare se, oltre alla funzione tecnica, avessero inciso anche considerazioni relative all’aspetto visivo. La decisione impugnata, letta nel suo insieme, mostra che l’EUIPO ha escluso la protezione perché nessun elemento oggettivo dimostrava che il visual aspect avesse influito sulla scelta delle caratteristiche del prodotto, e non perché il disegno fosse privo di valore estetico.

Valutazione delle circostanze del caso e della domanda di brevetto

Il Tribunale esclude che la commissione di ricorso abbia agito automaticamente sulla sola base della domanda di brevetto internazionale. Al contrario, essa ha esaminato le spiegazioni tecniche contenute nella domanda di brevetto, le affermazioni della titolare, la dichiarazione del progettista e l’argomento relativo all’esistenza di soluzioni alternative. Solo dopo tale esame ha concluso che tutte le caratteristiche del prodotto erano esclusivamente imposte dalla funzione tecnica. Il fatto che la ricorrente disponesse anche di un brevetto europeo sulle caratteristiche tecniche del sistema non è stato ritenuto rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1.

Esame delle singole caratteristiche di apparenza

Il Tribunale condivide l’analisi della commissione di ricorso sulle caratteristiche individuate del prodotto:

• il fatto che il sacco fosse riempito è collegato alla sua funzione di contenere il materiale filtrante e garantire la tenuta;
• la forma approssimativamente circolare in vista dall’alto e dal basso, e quella ellittica con fondo appiattito in vista laterale, derivano dalla struttura elastica e tubolare del sacco e dalla necessità di sigillare il sistema;
• la chiusura con lacci e le pieghe risultanti sono una conseguenza del sistema di chiusura necessario per riaprire e richiudere il sacco durante il riempimento. L’esistenza di eventuali forme alternative non è sufficiente a escludere l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1. La dichiarazione del progettista, che parlava di una scelta più "semplice e snella", è stata ritenuta insufficiente perché non corroborata da altri elementi oggettivi e perché esprimeva una valutazione soggettiva.

La pretesa sesta caratteristica: la cucitura divisoria

Quanto alla censura relativa a una presunta sesta caratteristica, consistente in una cucitura che dividerebbe il sacco in una parte superiore e una inferiore, il Tribunale la dichiara irricevibile. Tale elemento era stato evocato dalla ricorrente solo davanti al Tribunale e non dinanzi alla commissione di ricorso, mentre il sindacato giurisdizionale deve limitarsi alle questioni di fatto e di diritto già sollevate in sede amministrativa.

Secondo motivo: dichiarazione giurata del progettista

Il secondo motivo è dichiarato inefficace e comunque infondato. Il Tribunale spiega che l’articolo 65, paragrafo 1, lettera f), individua tra i mezzi di prova le dichiarazioni scritte rese sotto giuramento o con effetti equivalenti, ma non riguarda le dichiarazioni prodotte spontaneamente da una parte nel procedimento. In ogni caso, la commissione di ricorso aveva espressamente esaminato e ammesso la dichiarazione del progettista come elemento integrativo di prova, attribuendole però un peso non sufficiente a superare gli altri elementi contrari.

Dispositivo e principio conclusivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Unger Marketing International, LLC alle spese. La pronuncia conferma che, in materia di disegni e modelli, l’esclusione di protezione per funzione tecnica opera quando il fascio delle circostanze oggettive mostra che la scelta delle caratteristiche di apparenza è stata dettata unicamente da esigenze tecniche, senza un ruolo apprezzabile dell’aspetto visivo o di altre considerazioni non tecniche.