Tribunale, Sentenza T-498/20

Opposizione tra i marchi WOOD STEP LAMINATE FLOORING e STEP

La causa riguarda un ricorso avverso la decisione della Prima commissione di ricorso dell’EUIPO, resa in un procedimento di opposizione relativo a un marchio figurativo dell’Unione europea richiesto per prodotti delle classi 27 e 37. Il Tribunale è chiamato a verificare se l’EUIPO abbia correttamente ritenuto sussistente un rischio di confusione con un marchio internazionale anteriore STEP designante l’Unione europea.

Fatti e procedimento amministrativo

Il richiedente aveva depositato il 5 gennaio 2018 una domanda di registrazione per il segno figurativo WOOD STEP LAMINATE FLOORING, per beni e servizi comprendenti, tra gli altri, tappeti, rivestimenti per pavimenti, e servizi di riparazione e installazione. L’interveniente Forbo Financial Services AG aveva proposto opposizione sulla base del marchio anteriore STEP, registrato come marchio internazionale designante l’Unione europea per prodotti della classe 27 relativi a rivestimenti per pavimenti, tappeti, moquette, linoleum e rivestimenti murali non tessili. L’opposizione era fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 ed era stata accolta sia dalla divisione di opposizione sia, in secondo grado, dalla commissione di ricorso.

Domande e motivi sollevati nel ricorso

Il ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione, la registrazione del marchio richiesto e il rigetto dell’opposizione. I motivi dedotti invocavano in sintesi:

• violazione degli articoli 4 e 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), nonché dell’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001;
• violazione dell’articolo 26, paragrafo 2, e degli articoli 34, 35 e 36 TFUE.

Il Tribunale dichiara inammissibili le censure fondate sugli articoli 4 e 7 del regolamento 2017/1001, perché formulate in modo generico e privo di argomentazione specifica, nonché la censura basata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), poiché la decisione impugnata non si era fondata su tale disposizione.

Normativa applicabile e criteri di valutazione

Il Tribunale richiama il principio secondo cui il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto della percezione del pubblico di riferimento, della somiglianza tra i segni e di quella tra i prodotti o servizi, nonché dell’interdipendenza tra tali fattori. Ricorda inoltre che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), è sufficiente che il rischio di confusione sussista in una parte dell’Unione europea, quando il marchio anteriore gode di protezione unitaria nell’Unione.

Pubblico di riferimento e territorio rilevante

La commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante il grande pubblico e anche operatori professionali con specifiche conoscenze, con un livello di attenzione medio. Aveva inoltre ritenuto corretto concentrare l’analisi sulla parte anglofona del pubblico rilevante, poiché questa avrebbe compreso il significato degli elementi verbali dei segni. Il Tribunale conferma tale impostazione: poiché il marchio anteriore è un marchio internazionale designante l’UE, è sufficiente che il rischio di confusione sussista presso i consumatori di una parte dell’Unione, e non in tutti gli Stati membri o in tutte le aree linguistiche.

Confronto dei prodotti e dei servizi

Il Tribunale conferma l’analisi della commissione di ricorso secondo cui i prodotti delle classi 27 erano, in parte, identici e, per i servizi di riparazione e installazione della classe 37, simili in misura bassa ai prodotti coperti dal marchio anteriore. Questo dato è decisivo nel bilanciamento complessivo, perché compensa una somiglianza dei segni non estrema ma comunque rilevante.

Distintività e carattere dominante degli elementi dei segni

Il Tribunale esamina il segno richiesto, composto dagli elementi verbali "wood", "step" e "laminate flooring", su fondo rettangolare verde con un piccolo punto rosso di separazione.

Rileva che:

• "step" è un termine evocativo per prodotti calpestabili e per i servizi relativi, dunque presenta per tali prodotti e servizi una distintività debole; rispetto ai rivestimenti murali non tessili, invece, ha distintività normale;
• "wood" e "laminate flooring" descrivono caratteristiche dei prodotti e dei servizi e hanno, al massimo, distintività estremamente debole;
• nel segno richiesto, gli elementi "wood" e "step" sono i più visibili e dominanti, mentre l’espressione "laminate flooring" occupa una posizione secondaria;
• gli elementi figurativi hanno natura banale e non incidono in modo significativo sull’impressione complessiva.

Il Tribunale respinge l’argomento del ricorrente secondo cui il marchio anteriore STEP sarebbe privo di distintività: in sede di opposizione, un marchio anteriore validamente registrato deve considerarsi dotato almeno del minimo grado di distintività necessario alla registrazione. Inoltre, il fatto che il marchio STEP sia scritto in caratteri standard non ne riduce la tutela, perché la protezione del marchio verbale riguarda la parola registrata e non il suo specifico aspetto grafico.

Confronto visivo, fonetico e concettuale

Sul piano visivo, il Tribunale osserva che il marchio anteriore STEP è integralmente riprodotto nel marchio richiesto e che ciò costituisce un indice di somiglianza visiva; le differenze dovute agli altri elementi verbali e figurativi non sono sufficienti a eliminarla, sicché la somiglianza è almeno media.

Sul piano fonetico, la coincidenza nella parola "step" produce una somiglianza almeno media. L’espressione "laminate flooring" può essere trascurata da una parte significativa del pubblico anglofono, anche perché è collocata in posizione secondaria e ha carattere descrittivo o estremamente debole.

Sul piano concettuale, entrambi i segni evocano il medesimo contenuto semantico legato alla parola "step"; gli altri elementi del segno richiesto hanno scarsa incisività semantica e i figurativi non aggiungono un significato autonomo. La somiglianza concettuale è quindi almeno media.

Valutazione globale del rischio di confusione

Alla luce dell’identità o della somiglianza dei prodotti e servizi, della somiglianza almeno media dei segni sotto tutti i profili e del fatto che l’elemento STEP è integralmente ripreso nel marchio richiesto, il Tribunale conferma la conclusione della commissione di ricorso: esiste un rischio di confusione per il pubblico rilevante.

Il Tribunale precisa che la debole distintività del marchio anteriore non impedisce per sé il rischio di confusione, perché tale distintività è soltanto uno dei fattori della valutazione complessiva. La doglianza del ricorrente sulla presunta disparità di trattamento rispetto ad altre registrazioni contenenti STEP viene respinta perché confonde i presupposti degli impedimenti assoluti di cui all’articolo 7 con quelli relativi dell’articolo 8.

Libera circolazione delle merci e articolo 36 TFUE

Il secondo motivo, fondato sugli articoli 26, 34, 35 e 36 TFUE, viene respinto perché presuppone erroneamente che la commissione di ricorso abbia applicato in modo scorretto il regolamento 2017/1001. Poiché l’accertamento del rischio di confusione è corretto, non vi è alcuna violazione della libera circolazione delle merci. Il Tribunale aggiunge che, anche a voler ipotizzare la pertinenza dell’articolo 36 TFUE, esso consente restrizioni giustificate dalla tutela della proprietà industriale e commerciale. È inoltre irrilevante, in questo contesto, la circostanza che il segno richiesto sia stato usato o registrato per anni in Ungheria o in altri Stati membri prima del deposito della domanda di marchio UE.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna la ricorrente alle spese.

Principi affermati

Il Tribunale ribadisce che:

• in opposizione, conta il rischio di confusione nel territorio dell’Unione o in parte di esso;
• la riproduzione integrale del marchio anteriore nel marchio richiesto è un indice forte di somiglianza;
• elementi descrittivi o debolmente distintivi del segno richiesto non neutralizzano automaticamente il rischio di confusione;
• la debole distintività del marchio anteriore non esclude la tutela oppositiva;
• l’uso o la registrazione nazionale precedente del segno richiesto non è decisivo nel giudizio di opposizione al marchio UE.