Tribunale, Sentenza T-306/20

Nullità del marchio figurativo "La Irlandesa 1943"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro una decisione della commissione di ricorso allargata dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo un marchio dell’Unione europea figurativo denominato "La Irlandesa 1943". La controversia attiene alla proprietà intellettuale, in particolare ai motivi di nullità assoluta per marchio ingannevole e per malafede.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente aveva depositato la domanda di marchio il 6 agosto 2013; il marchio era stato registrato il 3 gennaio 2014 per prodotti della classe 29, tra cui carne, pesce, pollame, latticini, oli e grassi alimentari. Nel 2015 Irlanda e Ornua Co-operative Ltd avevano chiesto la dichiarazione di nullità per ingannevolezza e malafede. La divisione di annullamento aveva respinto la domanda, ma la commissione di ricorso allargata aveva poi dichiarato nullo il marchio ritenendo sussistenti entrambi i motivi.

Normativa applicabile

Il Tribunale ha precisato che, essendo determinante la data della domanda di registrazione, si applicano le disposizioni sostanziali del regolamento (CE) n. 207/2009, mentre le norme procedurali sono quelle del regolamento (UE) 2017/1001. Sono stati richiamati, in particolare, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), l’articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e b), l’articolo 51, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, nonché le corrispondenti disposizioni del regolamento 2017/1001.

Elementi presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale

Sono stati dichiarati irricevibili gli allegati prodotti per la prima volta in sede contenziosa, poiché il controllo del Tribunale ha natura di legittimità e non consente di riesaminare i fatti sulla base di nuovi documenti non presenti nel procedimento amministrativo.

Caratteristiche del marchio e percezione del pubblico

Il Tribunale ha condiviso l’analisi della commissione di ricorso sul significato del segno: l’elemento dominante è denominativo, costituito da "la irlandesa", percepito dal pubblico ispanofono come indicazione di origine irlandese; il colore verde rafforza tale percezione, essendo notorio il suo richiamo all’Irlanda. Perciò, in astratto, il marchio evocava una provenienza geografica irlandese per prodotti alimentari che potevano essere prodotti in Irlanda.

Primo motivo: marchio ingannevole e distinzione tra nullità e decadenza

La ricorrente contestava che la commissione di ricorso avesse applicato in un procedimento di nullità criteri propri della decadenza, valorizzando l’uso successivo del segno dopo la cessazione del rapporto commerciale con Ornua. Il Tribunale ha ribadito che, per la nullità ex articolo 7, paragrafo 1, lettera g), rileva solo la situazione esistente alla data del deposito: il segno deve essere intrinsecamente idoneo a ingannare già allora. Nel caso concreto, però, l’elenco dei prodotti non conteneva alcuna indicazione di origine geografica e non escludeva prodotti irlandesi; pertanto non vi era contraddizione tra segno e prodotti alla data rilevante. Gli elementi successivi del 2014 e del 2016 non potevano confermare un carattere ingannevole inesistente ab origine. Il primo motivo è stato quindi accolto quanto ai profili di diritto, ma senza effetto finale, perché la nullità è stata comunque mantenuta su altra base.

Secondo motivo: malafede del richiedente

Sul secondo motivo il Tribunale ha ricordato che la malafede va valutata globalmente alla data del deposito, ma tenendo conto anche di elementi successivi se utili a ricostruire l’intenzione originaria. Nel caso di specie, il complesso delle circostanze ha dimostrato che la ricorrente aveva depositato il marchio per continuare a sfruttare l’associazione con l’Irlanda, nata dal precedente rapporto commerciale con Ornua, e trasferire tale vantaggio a prodotti non necessariamente di origine irlandese. Hanno assunto rilievo: l’uso di lungo periodo del segno per burro irlandese, la successiva estensione a prodotti diversi, il precedente contenzioso e i rifiuti di marchi simili, nonché l’assenza di una logica commerciale legittima per il nuovo deposito. Il Tribunale ha quindi confermato la malafede.

Dispositivo e portata pratica

Poiché il secondo pilastro della decisione impugnata era sufficiente da solo a sorreggerne il dispositivo, il ricorso è stato respinto. La ricorrente è stata condannata alle spese. La decisione è rilevante perché chiarisce, per i marchi UE, che il carattere ingannevole in sede di nullità va scrutinato esclusivamente al momento del deposito, mentre la malafede può essere desunta anche da una più ampia ricostruzione fattuale, inclusa la storia commerciale del segno e il suo uso successivo.