Tribunale, Sentenza T-357/21

Opposizione al marchio UE PLUMAflex fondata sulla rinomanza del marchio PUMA

Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto davanti al Tribunale contro una decisione della Prima Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. La controversia riguarda l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 nel settore delle calzature.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Il 27 marzo 2018 Jose A. Alfonso Arpon SL ha depositato la domanda di registrazione del marchio figurativo PLUMAflex per prodotti della classe 25, in particolare "Footwear (except orthopaedic footwear)". Puma SE ha presentato opposizione sulla base dell’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento 2017/1001, invocando il marchio UE figurativo anteriore PUMA, registrato per prodotti della classe 25, tra cui abbigliamento, calzature e copricapi.

L’Ufficio di opposizione ha accolto l’opposizione quanto all’articolo 8, paragrafo 5. La Prima Commissione di ricorso ha confermato la decisione, ritenendo che il marchio anteriore godesse di una rinomanza molto elevata nell’Unione, che i segni fossero simili per la parte germanofona del pubblico rilevante e che l’uso del segno richiesto avrebbe tratto indebito vantaggio dalla reputazione del marchio PUMA.

Questione giuridica esaminata dal Tribunale

Il ricorrente ha proposto un motivo unico, deducendo violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001. Le censure principali erano due:

• assenza di somiglianza tra i segni PLUMAflex e PUMA;
• assenza di rischio di confusione, che secondo il ricorrente avrebbe impedito l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5.

Quadro normativo e criteri applicabili

Il Tribunale ha ricordato che l’articolo 8, paragrafo 5, tutela il marchio anteriore reputato contro tre tipi di pregiudizio: indebito vantaggio, detrimento del carattere distintivo e detrimento della rinomanza. Le condizioni sono cumulative:

• identità o somiglianza tra i segni;
• rinomanza del marchio anteriore;
• rischio che l’uso del segno successivo, senza giusto motivo, tragga indebito vantaggio o arrechi pregiudizio al marchio anteriore.

Ha inoltre ribadito che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, è necessario che il pubblico pertinente stabilisca un "collegamento" tra i segni, ma non che li confonda. La valutazione va effettuata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, tra cui somiglianza dei segni, natura e prossimità dei prodotti, pubblico di riferimento, rinomanza e distintività del marchio anteriore.

Somiglianza tra i segni PLUMAflex e PUMA

Il Tribunale ha approvato l’approccio della Commissione di ricorso, che aveva esaminato la somiglianza con riguardo al pubblico germanofono dell’Unione, per il quale il termine "pluma" non ha significato, mentre "flex" è percepito come descrittivo di una caratteristica delle calzature.

Sul piano visivo, il Tribunale ha condiviso la conclusione di una somiglianza bassa ma reale, poiché:

• il marchio anteriore PUMA è quasi interamente riprodotto all’interno della componente "pluma" del segno richiesto;
• le componenti "flex" e "by roal" sono percepite come descrittive o secondarie;
• l’elemento figurativo della piuma ha un peso limitato nell’impressione complessiva.

Sul piano fonetico, ha ritenuto plausibile che una parte del pubblico ometta gli elementi "flex" e "by roal" e pronunci sostanzialmente "pluma", con una prossimità fonetica chiara rispetto a PUMA, differente solo per la presenza della lettera "l".

Sul piano concettuale, il Tribunale ha confermato che i segni sono diversi. Tuttavia, tale diversità non impedisce la sussistenza di una somiglianza complessiva sufficiente ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5.

Collegamento tra i segni e rinomanza del marchio anteriore

Sulla base della somiglianza visiva e fonetica, della natura identica dei prodotti e della forte rinomanza del marchio PUMA, il Tribunale ha ritenuto corretta la conclusione dell’EUIPO secondo cui il pubblico pertinente avrebbe stabilito un collegamento tra i segni.

Il Tribunale ha inoltre osservato che il ricorrente non contestava in modo sostanziale:

• la rinomanza molto elevata del marchio PUMA;
• il rischio che l’uso del segno richiesto traesse indebito vantaggio da tale rinomanza.

Irrilevanza dell’assenza di rischio di confusione

Il Tribunale ha dichiarato infondata la doglianza relativa all’assenza di confusione, poiché la prova di un rischio di confusione non è richiesta dall’articolo 8, paragrafo 5. Ha aggiunto che, nel caso concreto, la Commissione di ricorso non aveva neppure fondato la decisione su una valutazione di confusione, rendendo la censura sostanzialmente inefficace.

Valore delle decisioni nazionali richiamate dalla ricorrente

La ricorrente aveva invocato una decisione dell’Ufficio spagnolo brevetti e marchi che aveva respinto un’opposizione contro il marchio nazionale PLUMAflex. Il Tribunale ha ricordato che il sistema del marchio UE è autonomo rispetto agli ordinamenti nazionali e che le decisioni nazionali non vincolano né l’EUIPO né il giudice dell’Unione, pur potendo costituire elementi di prova. In ogni caso, ha rilevato che quella decisione riguardava un pubblico diverso e non era quindi decisiva nel caso di specie.

Decisione

Il Tribunale ha respinto il ricorso integralmente e ha condannato Jose A. Alfonso Arpon SL alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e di Puma SE.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, è sufficiente una somiglianza tra i segni tale da indurre il pubblico pertinente a stabilire un collegamento tra essi; non occorre dimostrare un rischio di confusione. Quando il marchio anteriore gode di rinomanza elevata e il segno contestato riproduce in modo sostanziale il suo elemento distintivo, il divieto di registrazione può essere confermato anche in presenza di differenze concettuali o di elementi aggiuntivi secondari.