Tribunale, Sentenza T-287/21

Marchio UE SALATINA: mala fede e marchi anteriori pignorati

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Quarta Commissione di ricorso EUIPO in materia di nullità di marchio UE. Il Tribunale affronta soprattutto la questione della mala fede nel deposito di un segno identico o simile a marchi anteriori dati in pegno al ricorrente.

Fatti e procedimento principale

Il marchio denominativo UE SALATINA, richiesto nel 2016 per "vinegar" e "dressings for salad" in classe 30, è stato registrato nel 2017 e poi trasferito all’interveniente ETA živilska industrija d.o.o. Il ricorrente, Edvin Pejovič, aveva in pegno alcuni marchi sloveni anteriori e una registrazione internazionale designante l’Unione, gravati a garanzia di un credito verso Beohemija d.o.o. derivante da una compravendita societaria non integralmente pagata.

Il ricorrente ha chiesto la nullità del marchio SALATINA sostenendo sia l’assenza di legittimazione per i motivi relativi ai diritti anteriori, sia la mala fede del depositante. La Cancellation Division ha respinto la domanda; la Commissione di ricorso ha confermato il rigetto, ritenendo non provata la mala fede.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è stata presentata il 18 ottobre 2016, la normativa sostanziale applicabile è il regolamento n. 207/2009, mentre il procedimento è disciplinato dal regolamento n. 2017/1001. I riferimenti al regolamento 2017/1001 vanno quindi letti, per il merito, come corrispondenti alle disposizioni del regolamento n. 207/2009.

Tra le disposizioni centrali figurano:

• articolo 52, paragrafo 1, lettera b), regolamento n. 207/2009, sulla nullità per mala fede;
• articolo 72, paragrafo 3, regolamento n. 2017/1001, sul potere del Tribunale di annullare o alterare la decisione;
• articoli 94 e 95 del regolamento n. 2017/1001, invocati dal ricorrente nel secondo motivo;
• articoli 134 e 190 del regolamento di procedura del Tribunale per la disciplina delle spese.

Ragionamento sulla mala fede

Il Tribunale richiama la giurisprudenza classica secondo cui la mala fede è una nozione autonoma, riferita a una motivazione soggettiva disonesta, da accertare alla luce di tutte le circostanze pertinenti esistenti al momento del deposito del marchio. Ricorda anche che la buona fede si presume e che spetta a chi chiede la nullità provare gli elementi che consentono di desumere la mala fede.

Nel caso concreto, il Tribunale ritiene che la Commissione di ricorso abbia errato nel negare che la registrazione del marchio SALATINA potesse incidere sul valore economico dei marchi anteriori pignorati. Se i marchi anteriori fossero stati venduti per soddisfare il credito del ricorrente, il marchio contestato sarebbe rimasto sul mercato come segno simile ma non incluso nella massa ceduta: ciò poteva scoraggiare potenziali acquirenti o ridurre il prezzo offerto, con conseguente diminuzione del valore dei marchi pignorati.

Il Tribunale osserva inoltre che l’esistenza del marchio contestato poteva essere percepita come idonea a sfruttare il carattere distintivo o la reputazione dei marchi anteriori dal punto di vista di un potenziale acquirente, con ulteriore effetto negativo sul loro valore. In questo contesto, il fatto che Beohemija non si sia opposta al deposito del marchio non è considerato decisivo, poiché i marchi erano gestiti in modo unitario all’interno di rapporti economici tra le società coinvolte.

Valutazione delle intenzioni del depositante

Secondo il Tribunale, la Commissione di ricorso non ha esaminato adeguatamente elementi rilevanti quali:

• la possibile conoscenza, da parte di KPMS, del pegno sui marchi anteriori;
• i collegamenti tra il ricorrente, KPMS, Šampionka e Beohemija;
• l’assetto contrattuale e la possibile interdipendenza economica tra tali soggetti.

Per il Tribunale, tali circostanze erano necessarie per apprezzare se il deposito del marchio fosse stato compiuto nonostante i prevedibili effetti negativi sui diritti del ricorrente, e dunque con un comportamento incompatibile con le pratiche commerciali oneste. La sola constatazione che il marchio fosse stato registrato per finalità commerciali ordinarie non bastava a escludere la mala fede, dovendosi tenere conto delle circostanze eccezionali legate al pegno dei marchi anteriori.

Esito sul primo motivo e sull’annullamento

Il Tribunale accoglie il secondo motivo di ricorso e annulla la decisione della Commissione di ricorso per violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Non ritiene necessario esaminare gli altri motivi, incluso quello relativo ai diritti anteriori e alla legittimazione.

Domanda di alterazione della decisione

Il ricorrente aveva chiesto in via principale non solo l’annullamento, ma anche l’alterazione della decisione con dichiarazione diretta di nullità del marchio SALATINA. Il Tribunale respinge tale domanda: il potere di alterazione presuppone che la causa sia matura per una decisione nel merito, ma qui la Commissione di ricorso non aveva valutato tutti i fatti rilevanti, in particolare i rapporti tra i soggetti coinvolti e la possibile conoscenza del pegno. Di conseguenza, non era possibile sostituire direttamente la valutazione amministrativa con una decisione di merito del Tribunale.

Spese

Poiché EUIPO è risultata sostanzialmente soccombente, è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal ricorrente nel presente giudizio, nonché quelle del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso. L’interveniente è condannata a sopportare le proprie spese. Le spese del procedimento dinanzi alla Cancellation Division non sono invece considerate recuperabili.

Principi affermati

La sentenza conferma che, in materia di mala fede nel deposito di marchi UE, l’analisi deve essere globale e rigorosamente ancorata al momento del deposito. La presenza di un pegno sui marchi anteriori, insieme ai rapporti economici tra i soggetti coinvolti, può essere decisiva se il nuovo deposito è idoneo a deprimere il valore dei marchi pignorati e a ostacolare il soddisfacimento del creditore garantito. Il Tribunale ribadisce anche che il potere di alterazione ex articolo 72, paragrafo 3, non può essere esercitato quando manchi una completa istruttoria amministrativa sui fatti rilevanti.