Tribunale, Sentenza T-768/20

Uso genuino di un marchio UE per servizi alberghieri offerti dall’estero

Il Tribunale dell’Unione europea, con sentenza del 13 luglio 2022 nella causa T-768/20, esamina un ricorso di annullamento proposto contro una decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca per non uso. La controversia riguarda il marchio figurativo UE "The Standard", registrato per varie classi di prodotti e servizi, tra cui servizi alberghieri e servizi ancillari, e la questione se l’uso del segno possa dirsi genuino quando i servizi sono prestati negli Stati Uniti ma pubblicizzati e offerti a consumatori situati nell’Unione.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di registrazione era stata presentata nel 2009 e il marchio era stato registrato nel 2011. Nel 2018 Asia Standard Management Services Ltd aveva presentato domanda di revoca ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, sostenendo la mancanza di uso genuino per l’intero segno. La Divisione di cancellazione aveva revocato il marchio in toto, e la Commissione di ricorso aveva confermato la revoca. Davanti al Tribunale, la titolare impugnava la decisione solo per i servizi delle classi 38, 39, 41, 43 e 44, ossia i servizi alberghieri e correlati, non per i prodotti delle classi 18 e 25.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente sosteneva, in sostanza, che la Commissione di ricorso avesse commesso errori nel valutare le prove di uso riferite a:

• pubblicità e offerte di vendita dei servizi alberghieri negli Stati Uniti rivolte a consumatori dell’Unione;
• futura apertura di un nuovo hotel a Londra. Il nucleo della controversia consisteva nel verificare se tali elementi potessero dimostrare uso genuino nel territorio dell’Unione e se l’EUIPO avesse errato nel ritenere irrilevanti le pubblicità e le offerte commerciali perché il servizio era prestato al di fuori dell’UE.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, sulla revoca del marchio UE per mancato uso genuino entro cinque anni;
• l’articolo 18, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che richiede l’uso genuino del marchio nell’Unione;
• l’articolo 9, paragrafo 3, lettere b) ed e), del regolamento (UE) 2017/1001, che indica tra gli atti di uso anche l’offerta di servizi, l’uso su documenti commerciali e in pubblicità;
• gli articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001, relativi al procedimento di ricorso davanti all’EUIPO;
• l’articolo 263 TFUE, quale base del ricorso giurisdizionale;
• le disposizioni sulle spese del regolamento di procedura del Tribunale, in particolare l’articolo 134, paragrafo 1, e l’articolo 190, paragrafo 2.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ricorda innanzitutto che l’uso genuino è quello conforme alla funzione essenziale del marchio, cioè garantire l’origine dei prodotti o servizi e creare o preservare uno sbocco commerciale, e che non coincide con un uso meramente simbolico o di facciata. Ribadisce inoltre che l’espressione "uso genuino nell’Unione" implica che l’uso in Stati terzi non possa essere preso in considerazione, ma che ciò non significa affatto che ogni atto collegato a servizi prestati fuori dall’UE sia automaticamente escluso.

Sul punto centrale, il Tribunale censura l’errore della Commissione di ricorso che aveva confuso il luogo di prestazione del servizio con il luogo di uso del marchio. Secondo il Tribunale, gli atti di pubblicità e offerta in vendita sono, essi stessi, atti di uso del marchio e possono essere rilevanti per dimostrare l’uso genuino se si verificano nel territorio dell’Unione o se mirano a creare e mantenere un mercato nell’Unione per servizi erogati altrove. Il fatto che i servizi alberghieri siano forniti negli Stati Uniti non esclude, di per sé, che il segno sia usato nell’Unione attraverso campagne promozionali dirette a clienti europei.

Il Tribunale osserva anche che la stessa giurisprudenza dell’EUIPO riconosce che, quando beni o servizi sono prestati all’estero, la pubblicità può bastare a dimostrare l’uso genuino. Inoltre, respinge l’argomento secondo cui il marchio non essendo registrato per servizi di pubblicità o prenotazione, tali prove non sarebbero pertinenti: gli atti di pubblicità e offerta sono rilevanti non perché costituiscano servizi autonomi registrati, ma perché integrano forme di uso del segno per i servizi effettivamente registrati.

Esito e dispositivo

Il Tribunale conclude che nessuno dei motivi addotti nella decisione impugnata giustificava l’esclusione delle prove relative a pubblicità e offerte di vendita rivolte ai consumatori dell’Unione per servizi alberghieri resi negli Stati Uniti. Ne deriva l’illegittimità della decisione e la sua annullazione limitatamente ai servizi delle classi 38, 39, 41, 43 e 44.

Spese

In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’EUIPO, rimasto soccombente, è condannato alle spese. Il Tribunale precisa però, in base all’articolo 190, paragrafo 2, che sono recuperabili solo le spese del procedimento davanti al Tribunale e davanti alla Commissione di ricorso, non quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla Divisione di cancellazione.

Principio affermato

La pronuncia afferma che, nel valutare l’uso genuino di un marchio UE per servizi prestati fuori dall’Unione, non si può escludere il rilievo di pubblicità e offerte di servizi rivolte al pubblico dell’Unione: tali atti possono costituire uso del marchio nell’Unione, anche se il servizio è materialmente erogato all’estero. L’accertamento va compiuto in modo globale, senza confondere il luogo di prestazione del servizio con il luogo di uso del marchio.