Tribunale, Sentenza T-106/25

Marchio UE figurativo Pol’s FREEZE FRESH: opposizione basata sul marchio anteriore reputato PAUL depuis 1889

Si tratta di un ricorso proposto dinanzi al Tribunale contro una decisione della quarta commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. La controversia riguarda l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 per prodotti alimentari e bevande, con riferimento alla reputazione del marchio anteriore PAUL depuis 1889.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente ha chiesto la registrazione del marchio figurativo Pol’s FREEZE FRESH per prodotti delle classi 29, 30, 31 e 32. Holder SAS ha proposto opposizione fondandola sui marchi anteriori figurativi PAUL depuis 1889 e PAUL LE CAFE, invocando gli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001. L’opposizione è stata accolta dalla divisione di opposizione per parte dei prodotti, e la commissione di ricorso ha poi confermato in sostanza il rigetto per tutti i prodotti contestati tranne che per "live animals, organisms for breeding" in classe 31.

Domande proposte al Tribunale

La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata, un ordine di riesame dell’opposizione da parte di EUIPO o, in subordine, la riforma della decisione nel senso dell’assenza di motivi relativi di rifiuto. Sosteneva essenzialmente:

• l’erronea valutazione della somiglianza dei segni;
• la mancata considerazione della presunta debole distintività dei marchi anteriori;
• l’assenza dei presupposti dell’articolo 8, paragrafo 5;
• l’esistenza di un giusto motivo per l’uso del segno Pol’s, quale abbreviazione del cognome del fondatore.

Inammissibilità della domanda di riesame

Il Tribunale ha ricordato che, nell’esercizio del controllo di legittimità ex articolo 263 TFUE, non può impartire istruzioni a EUIPO. Di conseguenza, la domanda diretta a ottenere un ordine di riesame dell’opposizione è stata respinta per difetto di giurisdizione.

Irrilevanza dei motivi fondati sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Il Tribunale ha osservato che la commissione di ricorso aveva esaminato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), solo per i prodotti di classe 31 sui quali la ricorrente aveva già ottenuto successo. Per i prodotti rimasti in contestazione, invece, la decisione impugnata era fondata esclusivamente sull’articolo 8, paragrafo 5. I motivi relativi alla confusione sono quindi stati dichiarati inefficaci nella parte in cui non colpivano la base giuridica effettivamente utilizzata dalla commissione di ricorso.

Quadro giuridico dell’articolo 8, paragrafo 5

Il Tribunale ha ribadito che la tutela ampliata del marchio anteriore reputato presuppone cumulativamente:

• la registrazione del marchio anteriore;
• l’identità o somiglianza tra i segni;
• la reputazione del marchio anteriore nell’Unione, se si tratta di marchio UE;
• il rischio che l’uso senza giusto motivo del segno posteriore tragga indebito vantaggio o arrechi pregiudizio alla distintività o alla reputazione del marchio anteriore.

Ha inoltre ricordato che il danno o l’indebito vantaggio presuppongono che il pubblico pertinente stabilisca un collegamento tra i segni, anche in assenza di confusione.

Somiglianza dei segni e distintività dei loro elementi

Quanto al confronto tra i segni, il Tribunale ha confermato la lettura della commissione di ricorso secondo cui:

• nel marchio anteriore, l’elemento distintivo e dominante era "PAUL"; l’indicazione "depuis 1889" era poco leggibile e non distintiva, mentre il quadrato nero aveva funzione decorativa;
• nel segno richiesto, l’elemento distintivo era "POL’S"; l’espressione "FREEZE FRESH" era descrittiva o comunque non distintiva per i prodotti in questione.

Il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui "FREEZE FRESH" sarebbe stato percepito come non descrittivo perché i prodotti sarebbero liofilizzati e non congelati: in opposizione rileva la lista di prodotti così come depositata, non il procedimento produttivo non risultante dalla domanda.

Sulla base di tali premesse, ha confermato:

• una bassa somiglianza visiva, per la coincidenza sostanziale delle lettere iniziali e finali di "PAUL" e "POL’S";
• una somiglianza fonetica molto elevata, poiché i segni si differenziano essenzialmente per il suono finale della lettera "s" eventualmente pronunciata;
• una somiglianza concettuale alta, ove si ammetta che il nome di persona possa veicolare un contenuto concettuale, oppure neutralità concettuale se si segue l’altro orientamento giurisprudenziale.

Reputazione del marchio anteriore

Il Tribunale ha confermato che la reputazione del marchio PAUL depuis 1889 era stata provata per:

• preparazioni a base di cereali; pane e pasticceria in classe 30;
• vendita al dettaglio di prodotti alimentari, in particolare preparazioni a base di cereali; pane e pasticceria, in classe 35;
• servizi di ristorazione e fornitura di cibo e bevande in classe 43.

Ha ritenuto che la prova presentata, compresi riferimenti a decisioni dell’INPI, dimostrasse un uso esteso e un elevato livello di riconoscimento del marchio nel pubblico francese interessato.

Esistenza di un collegamento tra i segni

La Corte ha ritenuto corretto il giudizio della commissione di ricorso secondo cui esisteva un collegamento tra i segni presso il pubblico di riferimento. Tale collegamento derivava dalla combinazione di:

• somiglianza, sia pure non elevata, dei segni;
• reputazione del marchio anteriore;
• forte prossimità tra i prodotti del marchio richiesto e i prodotti/servizi per i quali la reputazione era stata dimostrata;
• possibile sovrapposizione dei canali di vendita e del pubblico di riferimento, in quanto si trattava di prodotti alimentari.

Il Tribunale ha escluso che la ricorrente avesse dimostrato una reale differenza dei pubblici, osservando che la mera lista dei prodotti non consentiva di inferire il particolare metodo di conservazione invocato dalla ricorrente.

Indebito vantaggio e mancanza di giusto motivo

Sul piano dell’indebito vantaggio, il Tribunale ha approvato la ricostruzione secondo cui il segno richiesto avrebbe potuto beneficiare dell’attrattiva e del valore pubblicitario del marchio anteriore reputato, inducendo parte del pubblico ad associare i prodotti della ricorrente a quelli del titolare del marchio PAUL.

Ha inoltre dichiarato irricevibile, perché nuova in giudizio, la deduzione del giusto motivo fondata sul fatto che "Pol" sarebbe l’abbreviazione del cognome del fondatore e amministratore della società ricorrente, non essendo stata tale argomentazione correttamente prospettata nel procedimento amministrativo.

Dispositivo e portata pratica

Il Tribunale ha respinto il ricorso in toto e ha condannato la ricorrente alle spese. La pronuncia conferma un’impostazione rigorosa in materia di marchi reputati: anche una somiglianza limitata può bastare, se il marchio anteriore è noto e il segno posteriore è idoneo a evocarlo presso il pubblico pertinente. Per gli operatori, il caso evidenzia l’importanza di valutare attentamente la componente denominativa dominante e la descrittività delle espressioni accessorie quando si deposita un marchio per prodotti alimentari.