Tribunale, Sentenza T-575/21

Nullità di un disegno comunitario per funzione tecnica esclusiva

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Terza Camera di ricorso dell'EUIPO che aveva confermato la nullità di un disegno comunitario registrato per "fluid distribution equipment". Il Tribunale esamina se il disegno sia protetto o debba essere dichiarato nullo perché le sue caratteristiche di aspetto sono sole dictated by the technical function ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

Fatti e procedimento amministrativo

Tinnus Enterprises aveva registrato, nell'ambito di una domanda multipla, il disegno n. 1431829-0002. Mystic Products Import & Export e Koopman International avevano chiesto la declaratoria di nullità ex articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, sostenendo che tutte le caratteristiche del prodotto fossero imposte dalla funzione tecnica. L'Invalidity Division aveva accolto la domanda; la Camera di ricorso ha poi confermato la nullità, anche alla luce della parallela controversia sul disegno n. 1431829-0001 decisa dal Tribunale nella causa T-574/19.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l'articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, che definisce il disegno come l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte;
• l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, che esclude la protezione per le caratteristiche di aspetto determinate esclusivamente dalla funzione tecnica;
• l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, quale base della nullità;
• l'articolo 36, paragrafo 6, e l'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento n. 6/2002;
• l'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002;
• l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2245/2002, sulla funzione meramente amministrativa della classificazione Locarno. È centrale il richiamo alla sentenza DOCERAM (C-395/16).

Le censure del ricorrente

Il ricorrente articolava un unico motivo, suddiviso in quattro parti:

• omissione di alcune caratteristiche di aspetto del prodotto e violazione della regola sull'onere della prova;
• errata applicazione dei criteri DOCERAM per stabilire se le caratteristiche fossero solo tecniche;
• adozione di un test giuridico errato, centrato sul fatto che qualche elemento "accrescesse l'aspetto" del prodotto;
• errata interpretazione della domanda di brevetto europea e della domanda multipla di registrazione.

Valutazione del Tribunale sulle caratteristiche di aspetto

Il Tribunale ritiene che la Camera di ricorso abbia correttamente identificato le quattro caratteristiche di aspetto rilevanti: housing con aperture, tubi cavi, palloncini collegati ai tubi e elementi di fissaggio. Le ulteriori descrizioni addotte dal ricorrente, come superfici lisce, forma allungata dei palloncini sgonfi, effetto "cauliflower" o "sunflower", forma esagonale dell'insieme o contrasto cromatico, vengono considerate o non specifiche del prodotto, o descrizioni soggettive, o elementi non ricavabili dalla rappresentazione registrata in bianco e nero.

Onere della prova

Il Tribunale conferma che, in caso di nullità fondata sull'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), spetta al richiedente la nullità dimostrare che il disegno non soddisfa i requisiti di protezione. Una volta forniti elementi solidi a sostegno della tesi della funzione tecnica esclusiva, il titolare deve produrre controdeduzioni ed elementi contrari. Nel caso concreto, la Camera di ricorso non ha invertito l'onere probatorio.

Applicazione dei criteri DOCERAM

Richiamando DOCERAM, il Tribunale ribadisce che occorre considerare tutte le circostanze oggettive rilevanti: disegno, ragioni che hanno guidato la scelta delle caratteristiche, dati d'uso e alternative tecniche supportate da prove affidabili. La Camera di ricorso ha legittimamente valorizzato la domanda di brevetto europea del ricorrente e un articolo descrittivo del prodotto, entrambe fonti considerate affidabili, da cui emergeva che il sistema serve a riempire simultaneamente più palloncini con acqua. Il fatto che il prodotto fosse destinato anche a un uso ludico non esclude la prevalenza della funzione tecnica, e il ricorrente non ha dimostrato che per i giocattoli sia necessaria una scelta estetica specifica.

Soluzioni alternative e registrazioni multiple

Il Tribunale afferma che l'esistenza di alternative di design non è decisiva: può esistere una pluralità di forme che, nondimeno, restano dettate dalla medesima funzione tecnica. Inoltre, la Camera di ricorso poteva considerare le altre registrazioni incluse nella domanda multipla, non come elemento determinante in sé, ma come una delle circostanze oggettive del caso. Ciò non comporta un'applicazione più rigorosa dell'articolo 8, paragrafo 1, ai disegni presentati in domanda multipla rispetto a quelli depositati singolarmente.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Conferma quindi la nullità del disegno comunitario registrato n. 1431829-0002, ritenendo che tutte le sue caratteristiche di aspetto fossero esclusivamente imposte dalla funzione tecnica del prodotto. Le spese sono poste a carico di Tinnus Enterprises, in favore di EUIPO e dell'interveniente Koopman International BV.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce che, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, un disegno è escluso dalla protezione solo quando tutte le sue caratteristiche di aspetto derivano esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto; la valutazione deve essere globale e oggettiva, senza che la mera esistenza di varianti, la destinazione ludica del prodotto o la classificazione amministrativa possano, da sole, impedire la declaratoria di nullità.