Tribunale, Sentenza T-557/22

Marchio UE, opposizione e rischio di confusione tra "granulat" e "GRANULAT2000"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quarta Camera di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto dell’istanza di registrazione del marchio figurativo richiesto da Arkadiusz Chmielarz, in opposizione proposta da Granulat GmbH sulla base di un marchio anteriore internazionale designante l’Unione europea.

Fatti e procedimento amministrativo

Il richiedente aveva domandato la registrazione di un marchio figurativo per prodotti e servizi nelle classi 1, 17, 35 e 40, tutti inerenti al settore delle materie plastiche. L’opposizione del titolare del marchio anteriore si fondava, tra l’altro, sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e sull’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001. Su richiesta del richiedente, l’EUIPO aveva invitato l’opponente a provare l’uso effettivo del marchio anteriore; tale prova era stata ritenuta sufficiente per alcuni prodotti delle classi 1 e 17.

L’Opposition Division aveva quindi accolto parzialmente l’opposizione ritenendo sussistente il rischio di confusione per i prodotti e servizi contestati. La Camera di ricorso aveva confermato la decisione, ritenendo che il pubblico pertinente fosse composto da professionisti del settore, con attenzione almeno media; che i prodotti e servizi fossero identici o almeno simili in misura bassa; che i segni fossero simili visivamente in misura media e foneticamente in misura elevata; e che la somiglianza concettuale avesse impatto limitato perché riferita a un aspetto descrittivo/allusivo.

Domande e doglianze del ricorrente

Dinanzi al Tribunale il ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata, l’annullamento della decisione dell’Opposition Division, l’ordine all’EUIPO di registrare il marchio e la condanna alle spese.

A sostegno del ricorso veniva dedotto un unico motivo, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Secondo il ricorrente, la Camera di ricorso avrebbe errato nel valutare la distintività dell’elemento verbale "granulat", trattandolo in sostanza come distintivo nonostante il suo carattere descrittivo o quantomeno fortemente evocativo per il pubblico professionale del settore delle plastiche.

Incompetenza del Tribunale a ordinare la registrazione

Il Tribunale ha innanzitutto respinto la domanda volta a ordinare all’EUIPO la registrazione del marchio. Ha ricordato che, nell’esercizio del controllo di legittimità ai sensi dell’articolo 263 TFUE, esso non può rivolgere ingiunzioni alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione. La terza domanda del ricorrente è stata quindi dichiarata irricevibile per difetto di competenza.

Quadro normativo e criteri applicabili al rischio di confusione

Nel merito, il Tribunale ha richiamato il contenuto dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001: il marchio richiesto non è registrabile se, a causa dell’identità o somiglianza con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, esiste un rischio di confusione per il pubblico nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto.

La valutazione del rischio di confusione deve essere globale e tener conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare dell’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi. Il rischio comprende anche il rischio di associazione con il marchio anteriore.

Pubblico di riferimento

Il Tribunale ha confermato l’impostazione della Camera di ricorso secondo cui il pubblico di riferimento era costituito da professionisti con conoscenze specifiche nel settore delle materie plastiche, con un livello di attenzione almeno medio. Ha inoltre precisato che, in materia di marchi dell’Unione, è sufficiente che il rischio di confusione sussista per il pubblico di uno solo Stato membro dell’Unione; perciò era sufficiente considerare il pubblico anglofono di Irlanda e Malta, nonché il pubblico che comprende bene l’inglese in alcuni altri Stati membri.

Confronto tra i prodotti e servizi

Il ricorrente non contestava la conclusione secondo cui i prodotti e servizi in questione erano tutti identici o simili, almeno in misura lieve. Tale dato ha quindi costituito un presupposto incontestato dell’analisi della Corte.

Confronto tra i segni: elementi distintivi e dominanti

Il Tribunale ha esaminato in primo luogo la struttura dei segni. Il marchio richiesto era composto dall’elemento verbale "granulat" e da un semplice dispositivo figurativo di cerchi blu; il marchio anteriore comprendeva l’elemento verbale "granulat", l’elemento "2000" e un elemento figurativo costituito da piccoli cerchi disposti a formare un quadrato.

Il Tribunale ha condiviso la valutazione secondo cui:

• il termine "granulat" non esiste nella lingua inglese e non è quindi descrittivo per il pubblico anglofono, pur avendo una natura allusiva e una debole distintività;
• l’elemento "2000" è puramente non distintivo, essendo percepito come riferimento all’anno 2000 o ad altra caratteristica non distintiva;
• gli elementi figurativi sono semplici, non elaborati e privi di carattere memorabile, sicché il pubblico li percepisce come meri elementi decorativi e secondari.

Da ciò il Tribunale ha tratto la conclusione che l’elemento verbale comune "granulat" costituiva l’elemento principale dell’impressione complessiva, mentre gli elementi figurativi non erano né particolarmente distintivi né dominanti.

Somiglianza visiva, fonetica e concettuale

Sul piano visivo, il Tribunale ha confermato che i segni presentavano una somiglianza media: condividevano lo stesso elemento verbale, collocato in posizione rilevante e sostanzialmente dominante nell’impressione complessiva, mentre le differenze figurative e l’elemento "2000" erano secondarie.

Sul piano fonetico, la somiglianza era alta, essendo condiviso l’elemento verbale essenziale. Tale valutazione non è stata contestata dal ricorrente.

Sul piano concettuale, il Tribunale ha confermato che il termine "granulat", pur privo di significato letterale in inglese, sarebbe percepito come allusione a prodotti granulari o granuli, quindi a un aspetto descrittivo del settore; tuttavia tale somiglianza aveva un impatto limitato, perché riferita a un’evocazione descrittiva.

Valutazione globale del rischio di confusione

Richiamando la giurisprudenza sull’interdipendenza tra i fattori pertinenti, il Tribunale ha ribadito che la debole distintività del marchio anteriore non esclude il rischio di confusione. È vero che, quando i segni coincidono in un elemento debolmente distintivo, l’esito di confusione non si riscontra spesso; tuttavia ciò non può essere escluso in via assoluta.

Nel caso concreto, la coincidenza nell’elemento "granulat" era significativa, mentre le differenze figurative non erano tali da attirare l’attenzione del consumatore né da consentirgli di distinguere chiaramente i marchi. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto corretta la conclusione della Camera di ricorso secondo cui il pubblico pertinente poteva credere che i prodotti e servizi provenissero dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Dispositivo e spese

Il ricorso è stato integralmente respinto. Il Tribunale ha condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle dell’interveniente Granulat GmbH. EUIPO è stata invece condannata a sopportare le proprie spese, poiché la richiesta di condanna del ricorrente era stata formulata solo nell’ipotesi di celebrazione di un’udienza orale, che non ha avuto luogo.

Principio desumibile dalla pronuncia

La pronuncia conferma che, nell’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il rischio di confusione può essere ravvisato anche quando il marchio anteriore abbia distintività debole, purché l’elemento comune, pur allusivo, domini l’impressione complessiva e gli elementi di differenziazione siano secondari o decorativi. La mera debolezza distintiva del segno anteriore non basta, da sola, a escludere la confondibilità.