Tribunale, Sentenza T-774/21

Marchio UE figurativo: prova del uso effettivo dell’anteriore marchio individuale in un’opposizione e assenza di uso conforme alla funzione distintiva

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE figurativo. Il punto centrale è la dimostrazione del genuino uso del marchio anteriore, registrato come marchio individuale, per servizi connessi a raccolta, riciclo, gestione dei rifiuti e sistemi di deposito per imballaggi.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di marchio UE, presentata il 17 agosto 2015, riguardava un segno figurativo rappresentante una bottiglia e una freccia, per servizi delle classi 35, 40 e 42. DPG Deutsche Pfandsystem GmbH ha proposto opposizione fondandosi su un marchio figurativo anteriore che rappresentava una lattina, una bottiglia e una freccia, registrato per servizi delle classi 35, 39, 40 e 42.

Su richiesta dell’interveniente, l’EUIPO ha chiesto al titolare dell’anteriore marchio la prova dell’uso effettivo. DPG ha prodotto fotografie, estratti del sito web, i termini e condizioni di partecipazione al sistema DPG e, tardivamente, ulteriori prove come fatture e una dichiarazione del direttore. La divisione di opposizione ha respinto l’opposizione per mancata prova del genuino uso; la Commissione di ricorso ha confermato la decisione.

Questioni giuridiche affrontate

Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che:

• il pubblico rilevante dei servizi di riciclo nelle classi 39 e 40 non fosse composto solo da operatori professionali, ma anche dal pubblico generale;
• il segno anteriore fosse stato usato come marchio individuale e non solo come indicazione descrittiva o certificativa;
• l’uso su documenti, fatture e sito web dovesse bastare a provare un uso conforme alla funzione essenziale del marchio.

Normativa applicabile

Poiché la domanda di registrazione risaliva al 17 agosto 2015, il Tribunale ha applicato le disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009, nella versione anteriore alle modifiche del 2015. In particolare sono stati richiamati l’articolo 8(1)(b) sul rischio di confusione e l’articolo 42(2) sulla prova del genuino uso del marchio anteriore.

Il Tribunale ha precisato che i riferimenti al regolamento (UE) 2017/1001 contenuti nella decisione impugnata e negli argomenti delle parti dovevano intendersi come riferiti, per il caso di specie, alle corrispondenti norme del regolamento n. 207/2009.

Ragionamento del Tribunale: il criterio del genuino uso

Il Tribunale ha ricordato che vi è genuino uso solo quando il marchio è impiegato secondo la sua funzione essenziale, cioè garantire l’identità di origine dei prodotti o servizi. Per i marchi individuali, ciò significa consentire al consumatore di distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

La prova dell’uso effettivo deve essere concreta, oggettiva e sufficiente; non bastano presunzioni o probabilità. Spetta al titolare del marchio anteriore dimostrare tale uso.

Valutazione delle prove relative ai servizi di riciclo e gestione

Quanto ai servizi nelle classi 39 e 40, il Tribunale ha ritenuto non decisiva la doglianza sulla composizione del pubblico rilevante, osservando che il ricorrente non aveva dimostrato che l’esito sarebbe stato diverso anche considerando il pubblico generale.

In ogni caso, la documentazione prodotta mostrava che:

• i termini e condizioni di partecipazione erano rivolti a operatori economici che aderivano al sistema DPG;
• le fatture riguardavano i canoni di partecipazione di tali operatori;
• il sito internet illustrava soprattutto il ruolo dei professionisti nel sistema e la necessità di apporre il segno sugli imballaggi.

Secondo il Tribunale, questi elementi non dimostravano che il pubblico percepisse il segno come indicatore dell’origine commerciale dei servizi. Al contrario, il segno appariva associato principalmente alla funzione di certificare che determinati imballaggi rientravano nel sistema di deposito obbligatorio DPG.

Perché il segno non è stato considerato distintivo per i servizi

Il Tribunale ha valorizzato tre profili:

• gli elementi grafici del segno erano comunemente utilizzati nell’Unione per indicare il riciclo o servizi di riciclo;
• nei documenti contrattuali il segno era presentato come simbolo del deposito obbligatorio e della partecipazione al sistema DPG;
• sulle fatture e sul sito web il segno era affiancato al nome della società e non emergeva un collegamento chiaro con l’origine commerciale dei servizi.

Di conseguenza, il segno svolgeva essenzialmente una funzione certificativa o descrittiva, non quella distintiva richiesta per il marchio individuale.

Esito del giudizio e dispositivo

Il Tribunale ha concluso che DPG non aveva fornito prove sufficienti del genuino uso del marchio anteriore per i servizi rivendicati. La censura fondata sulla violazione dell’articolo 42(2) del regolamento n. 207/2009 è stata quindi respinta, con conseguente rigetto integrale del ricorso.

La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese, conformemente alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.

Principio affermato

L’uso di un marchio registrato come marchio individuale non è genuino, ai sensi dell’articolo 42(2) del regolamento n. 207/2009, quando il segno è percepito dal pubblico come mero simbolo descrittivo o certificativo dell’appartenenza di un prodotto a un sistema di deposito o riciclo, e non come indicazione dell’origine imprenditoriale dei servizi per i quali è registrato. In tal caso, anche una diffusione ampia del segno sugli imballaggi o la sua presenza in documenti e sul sito del titolare non basta, da sola, a dimostrare l’uso conforme alla funzione essenziale del marchio.