Tribunale, Sentenza T-570/23

Marchio UE "e.plus": uso effettivo e revoca parziale per servizi di telecomunicazioni

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Telefónica Germany GmbH & Co. OHG avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca parziale di un marchio UE figurativo. La controversia concerne l’interpretazione dell’articolo 58 del regolamento (UE) 2017/1001 e, in particolare, la possibilità di suddividere la categoria ampia dei servizi di "telecommunications" in subcategorie autonome ai fini della prova dell’uso effettivo.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio contestato era registrato per prodotti e servizi delle classi 9 e 38, con successiva parziale rinuncia nel corso del procedimento amministrativo. L’istanza di revoca era stata presentata da ePlus Inc. il 12 aprile 2021 per mancato uso effettivo del segno. La Cancellation Division aveva revocato il marchio per gran parte dei servizi, mantenendolo solo per le SIM cards e per alcuni servizi di telecomunicazioni mobile.

Telefónica Germany aveva impugnato la decisione nella parte in cui erano stati revocati i servizi di classe 38 relativi a "telecommunications (except mobile telephone services)" e "operating telecommunications networks (except mobile telephone networks)". Parallelamente, ePlus aveva proposto impugnazione contro il mancato accoglimento integrale della revoca. La commissione di ricorso ha riunito i gravami e ha riformato parzialmente la decisione: ha riconosciuto l’uso effettivo del marchio per servizi di telefonia mobile, servizi ISP, reti mobili e reti ISP, nonché per il message sending, ma non per gli altri servizi di telecomunicazione e di gestione delle reti.

Questione giuridica sottoposta al Tribunale

La questione centrale era se la categoria "telecommunications" in classe 38 dovesse essere trattata come un’unica categoria omogenea, per la quale sarebbe bastata la prova dell’uso effettivo in relazione ad alcuni servizi, oppure se dovesse essere scomposta in subcategorie indipendenti, richiedendo la dimostrazione dell’uso per ciascuna di esse. Il ricorrente sosteneva che i servizi di telecomunicazione fossero strettamente connessi e non ulteriormente frazionabili se non in modo arbitrario.

Normativa applicabile e criteri giurisprudenziali

Il Tribunale richiama l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, che prevede la decadenza dei diritti del titolare del marchio UE se il marchio non è stato oggetto di uso effettivo nell’Unione per cinque anni consecutivi, salvo giustificati motivi. Richiama inoltre l’articolo 58, paragrafo 2, che impone la revoca limitatamente ai soli beni o servizi per i quali sussiste il motivo di decadenza.

Viene applicato il criterio consolidato della giurisprudenza: per categorie ampie e divisibili in sottocategorie autonome, il titolare deve dimostrare l’uso effettivo per ciascuna subcategoria; il criterio decisivo per individuare tali subcategorie è la finalità o destinazione d’uso del servizio, mentre natura e caratteristiche hanno rilievo secondario o nullo. La sentenza richiama, tra le altre, la giurisprudenza ACTC, Reckitt Benckiser (ALADIN), RESPICUR, ALARIS, BALLON D’OR e Now Wireless.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale osserva che la commissione di ricorso aveva ritenuto la categoria dei servizi di telecomunicazioni ampia e idonea alla scomposizione in subcategorie, individuandole in base alla finalità dei servizi, agli utenti finali e ai canali di distribuzione. In particolare, ha distinto:

• i servizi di radiodiffusione/televisione, finalizzati alla trasmissione di programmi a un pubblico;
• i servizi telefonici e di messaggistica, diretti a consentire la comunicazione tra persone;
• i servizi ISP, diretti a consentire l’accesso a internet.

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui la commissione avrebbe tratto dalla sentenza BALLON D’OR un principio generale di subcategorizatione: quella decisione era stata richiamata solo per confermare l’ampiezza della categoria, non per fondare autonomamente la scomposizione. Analogamente, viene escluso che il fatto che alcuni servizi possano essere venduti in pacchetto o utilizzati attraverso internet impedisca la loro distinzione, perché il criterio principale resta la finalità del servizio.

Il Tribunale respinge anche il riferimento alla direttiva (UE) 2018/1972 e alla normativa tedesca sulle telecomunicazioni: tali atti adottano criteri funzionali e legati all’utente finale che non coincidono con i criteri giurisprudenziali rilevanti nel contesto dell’articolo 58 del regolamento 2017/1001. In altri termini, le definizioni settoriali di "electronic communications services" non vincolano l’interpretazione del diritto dei marchi UE ai fini della revoca per mancato uso.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che la categoria "telecommunications" in classe 38 fosse scomponibile in subcategorie indipendenti e che l’uso effettivo fosse stato provato solo per alcune di esse. Ne consegue che il motivo di ricorso unico, fondato sulla violazione dell’articolo 58, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001, è infondato.

Il ricorso è quindi integralmente respinto. Quanto alle spese, poiché non si è tenuta udienza e la domanda di condanna alle spese di EUIPO era subordinata alla celebrazione dell’udienza, ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che la revoca per mancato uso può colpire solo i servizi per i quali non sia stata provata l’effettiva utilizzazione e che, per categorie ampie, la prova dell’uso deve essere calibrata sulle subcategorie autonome individuate secondo la finalità concreta dei servizi. Per i servizi di telecomunicazioni, la mera interconnessione tecnica o commerciale non basta a impedire la segmentazione quando i servizi perseguono scopi diversi.