Tribunale, Sentenza T-344/23

Nullità del marchio UE figurativo "sr 1" per rischio di confusione con marchi anteriori "SR"

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Sergio Rossi SpA contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità del marchio dell’Unione europea figurativo "sr 1". La controversia attiene al diritto dei marchi UE e, in particolare, alla valutazione del rischio di confusione con due marchi italiani figurativi anteriori costituiti dalle lettere "SR" stilizzate.

Fatti e procedimento amministrativo

Stefano Ricci SpA aveva proposto dinanzi all’EUIPO una domanda di nullità del marchio UE registrato su domanda di Sergio Rossi SpA, per numerose classi di prodotti e servizi, tra cui cosmetici, occhiali, gioielleria, articoli di pelletteria, calzature, abbigliamento e servizi di vendita al dettaglio/ingrosso/on-line. La domanda di nullità si fondava su due marchi italiani anteriori figurativi registrati nel 2013.

La divisione di annullamento aveva accolto la domanda, ritenendo sussistente un rischio di confusione per il grande pubblico italiano per tutti i prodotti e servizi del marchio contestato, salvo alcune voci relative a tacchi e suole per scarpe e ai relativi servizi di vendita. La commissione di ricorso aveva respinto il ricorso di Sergio Rossi, confermando l’esistenza del rischio di confusione.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione del marchio contestato è stata depositata il 23 settembre 2016, il diritto sostanziale applicabile è quello del regolamento (CE) n. 207/2009; le norme procedurali applicabili sono invece quelle del regolamento (UE) 2017/1001. I riferimenti agli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 devono quindi intendersi, nel caso di specie, come riferiti agli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

Ricevibilità dei documenti prodotti in corso di causa

La ricorrente aveva prodotto in udienza una sentenza della Corte d’appello di Milano del 16 marzo 2023, dalla quale emergeva anche un sondaggio di opinione. Il Tribunale ammette la sentenza nazionale come richiamo a giurisprudenza nazionale utilizzabile per la prima volta in causa, ma esclude che il sondaggio possa essere preso in considerazione, poiché si trattava di una nuova offerta di prova non valutata dall’EUIPO nel procedimento amministrativo.

Obbligo di motivazione e principi di buona amministrazione

Con i primi tre motivi, la ricorrente denunciava un difetto di motivazione e la violazione dell’articolo 41 della Carta, oltre che dei principi di legalità, parità di trattamento e buona amministrazione. Sosteneva che la commissione di ricorso non avesse adeguatamente risposto all’asserito riconoscimento, da parte dell’interveniente, del fatto che le lettere "S" e "R" non sarebbero immediatamente percepibili nei marchi anteriori, né avesse spiegato perché si fosse discostata dalla sentenza del Tribunale di Milano.

Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 e dell’articolo 94 del regolamento 2017/1001, le decisioni EUIPO devono essere motivate in modo chiaro e inequivocabile, ma non è necessario rispondere esaustivamente a tutti gli argomenti delle parti. La motivazione della decisione impugnata è ritenuta sufficiente perché la commissione di ricorso ha affrontato, in modo strutturato, la comparazione dei prodotti e servizi, il pubblico di riferimento, la comparazione dei segni, il carattere distintivo dei marchi anteriori e la valutazione globale del rischio di confusione.

Il Tribunale osserva inoltre che l’argomento relativo alla percepibilità delle lettere "S" e "R" era stato menzionato nella decisione impugnata e dunque considerato. Quanto al dissenso rispetto alla sentenza milanese, la commissione di ricorso aveva spiegato che si discostava perché quella decisione si fondava su presupposti giuridici non conformi alla giurisprudenza dell’Unione, richiamando anche la giurisprudenza del Tribunale sulle lettere stilizzate. Non vi è, pertanto, violazione dei principi invocati.

Pubblico di riferimento e livello di attenzione

Il Tribunale conferma che il territorio rilevante è l’Italia e che il pubblico di riferimento è il grande pubblico. Per i prodotti e servizi in questione il livello di attenzione varia da medio ad elevato, ma per la maggior parte dei prodotti delle classi 3, 18 e 25 esso è considerato medio. Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui il pubblico italiano avrebbe un livello di attenzione generalmente più elevato, rilevando che i prodotti in questione non sono qualificati come beni di lusso e sono prodotti di consumo corrente.

Comparazione dei prodotti e servizi

La commissione di ricorso aveva fatto propria la valutazione della divisione di annullamento secondo cui i prodotti e servizi del marchio contestato erano in parte identici e in parte simili in diverso grado ai prodotti e servizi coperti dai marchi anteriori, salvo alcune eccezioni per tacchi e suole per scarpe e i relativi servizi di vendita. Il Tribunale non ravvisa elementi per rimettere in discussione tale valutazione, che peraltro non era stata seriamente contestata dalla ricorrente.

Comparazione dei segni

Il Tribunale conferma l’analisi della commissione di ricorso: nei marchi in conflitto l’elemento comune "SR" è dominante; nel marchio contestato il numero 1 ha scarso carattere distintivo; nei marchi anteriori la stilizzazione non è sufficiente a neutralizzare la percezione dell’elemento denominativo. Sul piano visivo i segni presentano una somiglianza media; sul piano fonetico una somiglianza elevata, poiché sono tutti pronunciati come "esse-erre" con l’aggiunta del numero 1 nel marchio contestato; sul piano concettuale i segni non sono simili, ma la differenza concettuale non è particolarmente rilevante dato il carattere debole dell’elemento numerico.

Carattere distintivo dei marchi anteriori

La ricorrente sosteneva che i marchi anteriori avessero un carattere distintivo debole e che solo il giudice nazionale fosse competente a dirlo. Il Tribunale respinge l’argomento: nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), la valutazione del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è una questione che l’EUIPO deve esaminare direttamente. Nel caso concreto, i marchi anteriori hanno un carattere distintivo intrinseco medio, poiché il pubblico non vi percepisce un nesso semantico con i prodotti e servizi protetti; la stilizzazione e la composizione con due lettere consentono di riconoscere una distintività non debole.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza tra i fattori, il Tribunale conclude che la combinazione di identità/somiglianza dei prodotti e servizi, somiglianza visiva media, somiglianza fonetica elevata e carattere distintivo medio dei marchi anteriori giustifica la conclusione della commissione di ricorso. Il marchio "sr 1" può essere percepito come una variante dei marchi anteriori, più che come un segno di origine commerciale distinta. L’argomento relativo ai canali di distribuzione selettivi o monomarca è respinto perché le modalità concrete di commercializzazione non sono determinanti nella valutazione prospettica del rischio di confusione.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Sergio Rossi SpA alle spese, in conformità alle conclusioni dell’EUIPO e dell’interveniente. La decisione della commissione di ricorso che aveva confermato la nullità del marchio UE figurativo "sr 1" resta dunque ferma.