Tribunale, Sentenza T-194/23

Marchio UE figurativo FRACTALIA: revoca per non uso e prova tardiva in appello

Si tratta di un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Seconda commissione di ricorso EUIPO in un procedimento di revoca per non uso di un marchio UE figurativo. Il Tribunale esamina sia l’ammissibilità di documenti prodotti per la prima volta in appello, sia l’effettiva dimostrazione dell’uso genuino del segno per alcune sottocategorie di servizi delle classi 35, 38, 41 e 42.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio figurativo FRACTALIA era registrato per servizi delle classi 35, 38, 41 e 42. Fractal Analytics, Inc. ha chiesto la revoca integrale per mancato uso genuino nel quinquennio 27 gennaio 2016 - 26 gennaio 2021, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001.

La titolare/interveniente, Fractalia Remote Systems, SL, ha depositato in prima istanza 20 documenti, tra cui fatture, informazioni su internet/social media, documentazione di progetti, certificazioni e altri elementi. La Cancellation Division ha ritenuto la prova insufficiente e ha revocato il marchio integralmente. In appello la titolare ha depositato ulteriori 11 allegati, soprattutto contratti quadro, certificazioni CDTI e un rapporto finanziario.

Oggetto del ricorso e motivo di irricevibilità parziale

Davanti al Tribunale, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione. Il Tribunale, in via preliminare, dichiara inammissibile il ricorso limitatamente alla parte in cui mirava all’annullamento del punto 3 del dispositivo della decisione impugnata, poiché tale parte aveva già accolto le conclusioni della ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso per alcune altre categorie di servizi e la ricorrente non articolava censure specifiche su quel capo.

Primo motivo: ammissibilità della prova prodotta per la prima volta in appello

Il Tribunale richiama l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625. Quest’ultimo consente alla commissione di ricorso di ammettere prove tardive solo se:

• sono, prima facie, rilevanti per l’esito della controversia;
• non sono state prodotte in tempo utile per validi motivi, in particolare se integrano prove già depositate o servono a contestare constatazioni della prima istanza.

La ricorrente sosteneva che, in revoca per non uso, l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625 imponesse una disciplina più severa, con effetti sostanzialmente automatici in caso di prova inizialmente insufficiente. Il Tribunale respinge questa lettura: l’articolo 27, paragrafo 4, si applica a tutti i procedimenti di appello EUIPO, compresi quelli di revoca, e l’articolo 19, paragrafo 1, non introduce una regola speciale più rigorosa per l’appello.

Il Tribunale osserva inoltre che la prova prodotta in appello era stata giustificata come mera integrazione e contestazione delle conclusioni della Cancellation Division; la commissione aveva esaminato uno per uno i nuovi documenti e aveva motivato la loro ammissione. Le 11 allegazioni erano, prima facie, pertinenti e presentavano un nesso di complementarità con le fatture e gli altri documenti tempestivamente depositati, oltre a mirare a confutare la conclusione di insufficienza della prova. Il primo motivo viene quindi respinto.

Secondo e terzo motivo: valutazione dell’uso genuino

Ai fini della revoca per non uso, il Tribunale ricorda che il titolare deve provare un uso genuino, vale a dire un uso reale e non meramente simbolico, idoneo a preservare o creare uno sbocco commerciale. La prova deve riguardare periodo, luogo, entità e natura dell’uso, e la valutazione deve essere globale.

Periodo e luogo di uso

Il periodo rilevante era quello dei cinque anni anteriori alla domanda di revoca. Il Tribunale conferma che molte delle prove erano datate nel periodo pertinente: fatture, post sui social, contratti, certificazioni CDTI e rapporto finanziario. Ammette anche il rilievo di un progetto iniziato prima del quinquennio, poiché la prova anteriore può servire a confermare o meglio valutare l’uso nel periodo rilevante, purché esistano altre prove pertinenti.

Quanto al territorio, il Tribunale chiarisce che conta il luogo di uso del marchio, non il luogo di erogazione materiale del servizio. Le fatture e gli altri documenti dimostravano attività sul mercato dell’Unione, soprattutto in Spagna, ma anche in Francia, Ungheria e Portogallo. Il fatto che alcuni servizi fossero poi forniti a clienti situati fuori dall’Unione non escludeva l’uso genuino, se le attività commerciali erano svolte nell’Unione dalla società stabilita in Spagna.

Entità dell’uso

Il Tribunale conferma la valutazione della commissione secondo cui fatture, contratti quadro, importi rilevanti, partecipazione a progetti tecnologici e certificazioni pubbliche dimostravano un uso non simbolico. Particolarmente rilevanti erano i contratti che giustificavano fatture significative, i progetti di ricerca e sviluppo e il fatturato indicato nel rapporto finanziario. Le prove sui social media avevano invece valore probatorio limitato e, in ogni caso, non erano decisive.

Natura dell’uso: uso come marchio e uso nella forma registrata

Il Tribunale approva la conclusione secondo cui il segno era usato come indicatore di origine commerciale, anche quando appariva in documenti societari, fatture, contratti e certificazioni, talvolta insieme a nomi societari diversi ma economicamente collegati. In base all’articolo 18, paragrafo 2, l’uso da parte di società consenzienti o economicamente collegate si considera uso del titolare.

Il Tribunale conferma anche che il marchio era usato in forme varianti che non alteravano il suo carattere distintivo: il termine dominante "FRACTALIA" restava invariato, mentre le aggiunte come "Software", "Hotel Systems", "Engineering", "Grupo" o "IT Systems España, SL" erano descrittive o comunque non distintive.

Uso per sottocategorie di servizi e delimitazione della revoca

La commissione aveva ritenuto necessario suddividere le categorie generali in sottocategorie, perché i servizi registrati erano ampi e la prova di uso riguardava solo parte di essi. Il Tribunale conferma il principio secondo cui l’uso genuino per una parte di una categoria ampia protegge solo le sottocategorie a cui quei servizi appartengono, purché tali sottocategorie siano coerenti, omogenee e non arbitrarie.

Per le classi 35, 38 e 42 il Tribunale conferma l’uso genuino per le seguenti sottocategorie indicate nel dispositivo della decisione impugnata:

• classe 35: "rental of office machines" e "commercial administration of the licensing of software of others";
• classe 38: "telephone and mobile telephone services; computer communication and internet access; provision and rental of telecommunications facilities and equipment";
• classe 42: "research and development services and design services relating thereto; engineering services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; computer software design and development".

Per contro, non era stata provata l’attività in relazione ai servizi di classe 41 e ad altre sottocategorie delle classi 35 e 42, rispetto alle quali la revoca restava efficace.

Rapporto tra sottocategorie e classificazione di Nizza

La ricorrente contestava che alcune sottocategorie riconosciute dalla commissione fossero realmente comprese nelle intestazioni generali delle classi registrate. Il Tribunale respinge la censura: la definizione della sottocategoria rilevante non è limitata alle espressioni testuali delle intestazioni della Classificazione di Nizza, ma deve rispecchiare fedelmente e coerentemente i servizi effettivamente utilizzati.

Applicando l’edizione della Classificazione di Nizza vigente alla data di deposito della domanda del marchio, il Tribunale ritiene che le sottocategorie individuate rientrassero nelle indicazioni generali di classe già registrate. Richiami alla sentenza IP Translator e all’articolo 33, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 non mutano tale conclusione, anche perché non si tratta di un marchio depositato dopo l’entrata in vigore di tali regole.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso nel merito, salvo la dichiarazione di inammissibilità limitata già rilevata in via preliminare. Condanna Fractal Analytics, Inc. a rifondere le spese dell’interveniente e a sopportare le proprie; EUIPO sopporta le proprie spese, non essendo stata chiesta la condanna in caso di assenza di udienza.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

• la prova tardiva in appello dinanzi a EUIPO è ammissibile solo in presenza dei due requisiti cumulativi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625;
• l’articolo 19, paragrafo 1, del medesimo regolamento non introduce, nelle revoche per non uso, una disciplina speciale più severa sulla prova tardiva;
• l’uso genuino va valutato globalmente, tenendo conto di fatture, contratti, certificazioni e altri elementi convergenti;
• la revoca può essere solo parziale quando l’uso sia provato soltanto per alcune sottocategorie indipendenti di servizi;
• l’uso del marchio in forme varianti o per mezzo di società economicamente collegate può valere come uso del titolare, se il segno conserva la sua funzione distintiva.