Tribunale, Sentenza T-215/20

Nullità del marchio UE HYAL per descrittività

La controversia riguarda un ricorso diretto proposto da Fidia farmaceutici SpA contro una decisione della Quinta Commissione di ricorso di EUIPO che aveva confermato la nullità del marchio UE verbale HYAL per taluni prodotti delle classi 1 e 5. Il Tribunale esamina sia il motivo sostanziale fondato sul carattere descrittivo del segno sia diversi motivi procedurali dedotti dalla ricorrente.

Fatti e procedimento amministrativo

Fidia aveva depositato nel 2001 una domanda di registrazione del segno verbale HYAL, poi registrato nel 2008 per prodotti delle classi 1, 3 e 5. Nel 2017 Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories SA aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio per tutte le merci, invocando in particolare i motivi assoluti di cui all’articolo 7(1)(b), (c) e (d) del regolamento n. 207/2009, oltre all’articolo 52(1)(b). La Cancellation Division aveva parzialmente accolto la domanda, dichiarando nullo il marchio per alcune voci delle classi 1 e 5, e la Commissione di ricorso aveva poi respinto l’appello di Fidia.

Quadro normativo e applicazione ratione temporis

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione risale al 30 ottobre 2001, la valutazione sostanziale va compiuta alla luce del regolamento n. 40/94, in particolare dell’articolo 51(1)(a) in combinato con l’articolo 7(1)(c), corrispondenti sul piano del contenuto alle disposizioni oggi vigenti nel regolamento 2017/1001. Le questioni procedurali, invece, sono esaminate alla luce del regolamento 2017/1001 e del regolamento delegato 2018/625.

Questione sostanziale: il carattere descrittivo di HYAL

Il Tribunale conferma che il pubblico rilevante per i prodotti della classe 1 è costituito da professionisti, mentre per la classe 5 è composto da professionisti e consumatori finali, con un livello di attenzione superiore alla media. Poiché il segno HYAL ha un significato in inglese, l’esame della descrittività doveva essere condotto quanto meno rispetto al pubblico anglofono dell’Unione.

I due significati del segno

Il Tribunale approva l’analisi della Commissione di ricorso secondo cui HYAL ha due significati distinti:

• è un’abbreviazione di “hyaluronidase”, enzima associato ai geni HYAL 1, HYAL 2, HYAL 3, HYAL 4 e HYAL 5;
• è anche un riferimento diretto ad “hyaluronic acid”, in quanto “hyal” è usato in inglese come prefisso con il senso di “glassy”, “transparent” o simile al vetro, oltre a richiamare l’acido ialuronico, largamente impiegato in preparazioni farmaceutiche e cosmetiche.

Il Tribunale osserva che la relazione funzionale tra acido ialuronico e ialuronidasi è coerente con il fatto che l’enzima degrada l’acido. Da ciò deriva che il segno può essere percepito dal pubblico come riferimento all’una o all’altra sostanza.

Classe 1: prodotti chimici usati nell’industria e nella scienza

Per la classe 1, il Tribunale ritiene corretto affermare che HYAL è descrittivo perché può essere inteso come abbreviazione di hyaluronidase, sostanza chimica inclusa nell’elenco dei denominazioni comuni internazionali (INN) e utilizzata in preparazioni farmaceutiche. Non occorre che il segno fosse già in uso in modo descrittivo alla data di deposito: è sufficiente che potesse esserlo. Inoltre, il Tribunale accetta l’uso di elementi probatori successivi al 2001, purché consentano di ricostruire la situazione esistente in quella data; nel caso concreto, alcuni documenti richiamati erano anche anteriori al 2001 e confermavano l’uso scientifico del termine.

Classe 5: preparazioni farmaceutiche, veterinarie e sanitarie, sostanze dietetiche e biomateriali

Per la classe 5, il Tribunale condivide la conclusione secondo cui HYAL, come riferimento diretto all’acido ialuronico, può indicare che i prodotti contengano tale sostanza come principio attivo oppure che siano associati alle sue proprietà note, come l’effetto trasparente o “glassy” e l’effetto idratante. Il Tribunale richiama il principio secondo cui, se un segno ha più significati, è sufficiente che uno solo sia descrittivo per applicare il divieto di registrazione. Ribadisce anche che la descrittività può riguardare qualsiasi caratteristica del prodotto, anche se non essenziale dal punto di vista commerciale.

Motivi procedurali: diritto di essere sentiti e contraddittorio

La ricorrente sosteneva che la Commissione di ricorso avesse utilizzato prove presentate dall’interveniente per la prima volta in appello senza concederle la possibilità di replicare. Il Tribunale respinge il motivo: tali osservazioni erano state trasmesse alla ricorrente, che avrebbe potuto chiedere l’autorizzazione a depositare una replica ai sensi della disciplina procedurale applicabile, ma non lo aveva fatto. Non vi è quindi violazione del diritto di essere ascoltata né dell’audi alteram partem.

Motivi procedurali: ultra petita e limiti dell’esame

Secondo il Tribunale, la Commissione di ricorso non ha pronunciato una decisione ultra petita. Essa si è limitata a qualificare il segno in base a uno dei significati prospettati dall’interveniente, applicando il principio secondo cui basta un significato descrittivo per far operare l’articolo 7(1)(c). Né è illegittimo aver considerato la data di deposito della domanda di registrazione, poiché si tratta del momento decisivo per verificare la sussistenza del motivo assoluto di nullità.

Motivi procedurali: motivazione, parità di trattamento e buona amministrazione

Il Tribunale ricorda che EUIPO deve tenere conto della propria prassi, ma non è vincolata da decisioni precedenti, che non limitano il controllo di legalità esercitato dal giudice dell’Unione. Nel caso concreto, la Commissione di ricorso ha spiegato che ogni caso va esaminato singolarmente e che la validità della decisione dipende dal regolamento applicabile, non dalla precedente prassi amministrativa. Per questo motivo non vi è né difetto di motivazione né violazione dei principi di parità di trattamento e buona amministrazione.

Motivo procedurale sulla firma della decisione

La ricorrente contestava inoltre che la decisione fosse stata firmata da “C. Govers”, persona che a suo dire non era identificabile come membro della Commissione di ricorso. Il Tribunale respinge anche tale censura: EUIPO ha chiarito che si tratta di Jan-Kees Govers, il cui nome completo è Cornelius, e che il cognome è univoco nell’organigramma delle Commissioni di ricorso. La decisione risulta quindi validamente adottata e sottoscritta da un membro identificabile.

Dispositivo e principi confermati

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Fidia farmaceutici SpA alle spese. La pronuncia ribadisce che il carattere descrittivo può derivare anche da un solo significato del segno; che prove posteriori alla data rilevante possono essere utilizzate per ricostruire il passato; e che la prassi precedente di EUIPO non vincola la legalità della decisione impugnata. Inoltre, precisa che le censure sulla composizione e sottoscrizione della decisione richiedono un vizio effettivo e non meramente formale.