Corte di giustizia, Sentenza C-132/25

Misure cautelari in materia di marchi e mancata introduzione del giudizio di merito

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana nell’ambito di una controversia tra due società operanti in Italia in materia di marchio. Il problema è la compatibilità con la direttiva 2004/48 di una norma nazionale che consente di mantenere efficaci alcuni provvedimenti cautelari, anche se non viene introdotto il giudizio di merito entro il termine previsto.

Fatti e procedimento principale

Villa Ramazzini Srl, titolare del marchio figurativo Mò Mò, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma un’ordinanza cautelare che vietava a M.M. Ristorazione Srl l’uso del segno "Mò Mò Pizza, Sapori e Salute" e di altri segni contenenti il marchio Mò Mò. L’ordinanza imponeva anche la rimozione del segno dall’insegna e una penalità per ritardo nell’esecuzione.

M.M. Ristorazione ha chiesto la declaratoria di inefficacia del provvedimento, sostenendo che Villa Ramazzini non aveva promosso il giudizio di merito. Il Tribunale di Roma e poi la Corte d’appello hanno respinto la domanda, ritenendo che il provvedimento rientrasse tra i "provvedimenti anticipatori" disciplinati dall’articolo 132, comma 4, CPI, ai quali non si applica la perdita di efficacia prevista per le misure cautelari ordinarie.

Normativa rilevante

La Corte richiama l’articolo 9 della direttiva 2004/48, in particolare:

• il paragrafo 1, lettera a), sulle ingiunzioni interlocutorie per prevenire o far cessare violazioni;
• il paragrafo 1, lettera b), sul sequestro o consegna dei prodotti sospettati di violare un diritto;
• il paragrafo 2, sul sequestro conservativo;
• il paragrafo 4, sul riesame delle misure adottate inaudita altera parte;
• il paragrafo 5, che impone la revoca o cessazione degli effetti delle misure se non è promossa l’azione di merito entro il termine previsto.

Sono inoltre richiamati l’articolo 3 della direttiva, che impone misure effettive, proporzionate e dissuasive ma anche salvaguardie contro gli abusi, e i considerando 4, 5 e 22. La Corte richiama anche l’articolo 50 dell’accordo TRIPS, nonché gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2004/48 deve essere interpretata, per quanto possibile, in modo conforme all’accordo TRIPS, cui la direttiva si ispira espressamente. L’articolo 9, paragrafo 5, letto insieme ai paragrafi 1 e 2, copre un ampio spettro di misure provvisorie e non esclude, di per sé, i provvedimenti cautelari che anticipano gli effetti della decisione di merito.

Dal contesto della disposizione emerge che essa attribuisce al convenuto il diritto di chiedere la cessazione delle misure provvisorie quando l’attore non prosegua la causa con un’azione di merito entro il termine previsto. La Corte sottolinea che tale garanzia serve a evitare che misure rapide ed efficaci restino in vigore indefinitamente senza un controllo nel merito, con rischio di abusi e di ostacoli al commercio legittimo.

La Corte respinge l’argomento dell’economia processuale: tale principio non può prevalere su una disciplina europea che impone specifiche garanzie a tutela del convenuto. Neppure l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva consente di applicare norme nazionali più favorevoli ai titolari dei diritti in modo da eludere le condizioni poste dagli articoli 3 e 9 della stessa direttiva.

Infine, la Corte rileva che spetta al giudice nazionale verificare se i provvedimenti anticipatori di cui si discute rientrino concretamente nelle misure provvisorie dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a). Tuttavia, qualora vi rientrino, essi non possono sottrarsi alla regola dell’articolo 9, paragrafo 5. La giurisprudenza richiamata, in particolare Hermès e Phoenix Contact, conferma che la qualificazione provvisoria non può essere alterata dalla volontà delle parti o da una disciplina interna incompatibile.

Decisione e principio affermato

La Corte dichiara che l’articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48 osta a una disposizione nazionale che consenta il mantenimento di provvedimenti cautelari anticipatori quando l’attore non abbia promosso l’azione di merito nel termine previsto e il convenuto chieda la revoca o la cessazione degli effetti delle misure.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori, la pronuncia conferma che, in materia di proprietà intellettuale, la tenuta delle misure cautelari dipende dal rispetto delle condizioni europee di durata e di controllo. Anche i provvedimenti che, nel diritto interno, anticipano gli effetti della sentenza di merito non possono essere mantenuti sine die se la direttiva impone l’onere di instaurare il merito entro il termine stabilito.