Tribunale, Sentenza T-510/22

Revoca di un marchio UE per mancato uso effettivo

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la revoca di un marchio UE figurativo registrato per prodotti della classe 30, ossia "Coffee; Cakes". Il Tribunale esamina soprattutto la sufficienza delle prove di uso effettivo e l’ammissibilità, in sede di appello amministrativo, di nuovi elementi probatori.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio era stato originariamente depositato nel 2012 e registrato nel 2013. In seguito a una richiesta di revoca presentata da Zenergo, l’EUIPO aveva dichiarato la decadenza dei diritti del titolare con effetto dal 16 ottobre 2020, ritenendo che i documenti prodotti non dimostrassero un uso effettivo del segno nel periodo pertinente. La commissione di ricorso ha confermato tale valutazione con decisione del 13 giugno 2022.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio UE è revocato se non è stato oggetto di uso effettivo nell’Unione per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo giustificati motivi. Richiama inoltre l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625, che indica i criteri probatori relativi a luogo, tempo, portata e natura dell’uso, e l’articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento delegato, sui fatti e documenti prodotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso.

Valutazione delle prove di uso effettivo

Il Tribunale esamina i documenti valorizzati dalla commissione di ricorso e ne conferma la non idoneità:

• i primi due documenti riguardavano la domanda di registrazione e una comunicazione dell’EUIPO, quindi non l’uso del marchio;
• altri documenti erano privi di data o riferiti a un periodo anteriore a quello rilevante, che andava dal 16 ottobre 2015 al 15 ottobre 2020;
• i documenti prodotti non contenevano indicazioni concrete su fatturato, quantità vendute, volume di sfruttamento commerciale o altri dati idonei a mostrare un uso economicamente rilevante.

Il Tribunale ricorda che l’uso effettivo richiede un impiego del segno conforme alla sua funzione essenziale di indicare l’origine commerciale dei prodotti o servizi e di creare o preservare uno sbocco di mercato; non basta un uso meramente simbolico o formale.

Collegamento tra segno e prodotti registrati

Un passaggio centrale è il rilievo secondo cui alcuni elementi probatori mostravano l’uso del segno come insegna di un esercizio di ristorazione o su tazze, ma non dimostravano che il marchio fosse stato utilizzato per i prodotti specificamente registrati, ossia caffè e dolci. Per il Tribunale, manca quindi il nesso necessario tra il segno e i prodotti rivendicati.

Nuovi documenti prodotti in sede di ricorso amministrativo

Il Tribunale affronta anche gli allegati prodotti soltanto dinanzi alla commissione di ricorso. Richiama l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, che consente l’ammissione di nuovi fatti o prove solo se sono, prima facie, pertinenti e se non sono stati prodotti tempestivamente per validi motivi, oppure se integrano elementi già tempestivamente forniti o contestano rilievi svolti d’ufficio dalla prima istanza.

Nel caso di specie, i nuovi documenti riguardavano soprattutto l’attività di un esercizio commerciale e non dimostravano l’uso del marchio per i prodotti registrati; inoltre, non era stata fornita alcuna giustificazione per la loro tardiva produzione. La commissione di ricorso poteva quindi legittimamente escluderli, e il Tribunale conferma tale valutazione.

Esito del ricorso e spese

Poiché tutti i motivi e gli argomenti della ricorrente sono respinti, il Tribunale rigetta integralmente il ricorso. La società ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle dell’interveniente, mentre l’EUIPO sopporta le proprie spese perché non vi è stata udienza e la sua richiesta di condanna alle spese era subordinata a tale evenienza.

Principio affermato

Ai fini della revoca per mancato uso, il titolare deve fornire prove concrete e pertinenti dell’uso effettivo del marchio per i prodotti o servizi registrati, nel periodo rilevante e con riferimento a luogo, tempo, portata e natura dell’uso; prove generiche o indirette non bastano. Inoltre, la produzione tardiva di nuovi documenti dinanzi alla commissione di ricorso è subordinata alle condizioni rigorose dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625.