Corte di giustizia, Sentenza C-531/20

Rimborso delle spese del consulente in proprietà industriale e direttiva 2004/48/CE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra NovaText GmbH e Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg sulla liquidazione delle spese in un giudizio per contraffazione di marchi dell’Unione europea. Il nodo è se il diritto dell’Unione consenta che le spese per la partecipazione di un consulente in proprietà industriale (Patentanwalt) siano poste automaticamente a carico della parte soccombente, senza verifica giudiziale della loro ragionevolezza e proporzionalità.

Fatti e procedimento principale

L’Università di Heidelberg aveva agito contro NovaText per contraffazione dei marchi UE di cui era titolare; la controversia si è poi conclusa con transazione giudiziale. In sede di liquidazione delle spese, il Landgericht Mannheim ha posto a carico di NovaText anche le spese del consulente in proprietà industriale intervenuto insieme all’avvocato dell’Università, e l’ordinanza è stata confermata in appello dall’Oberlandesgericht Karlsruhe.

Secondo il giudice d’appello, l’articolo 140, paragrafo 3, del MarkenG impone il rimborso delle spese del consulente in proprietà industriale nelle controversie in materia di segni distintivi, senza che sia necessario accertarne la necessità ai fini della tutela giudiziaria. Il Bundesgerichtshof ha invece dubitato della compatibilità di tale automatismo con la direttiva 2004/48/CE, richiamando anche la giurisprudenza United Video Properties.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

• il considerando 10 della direttiva 2004/48/CE, sull’obiettivo di assicurare un livello elevato, equivalente e omogeneo di protezione della proprietà intellettuale;
• il considerando 17, che impone di tener conto delle caratteristiche specifiche del caso;
• l’articolo 1 e l’articolo 2, paragrafo 1, sulla portata della direttiva;
• l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, che esige misure leali, eque, effettive, proporzionate e dissuasive, non inutilmente costose e senza abusi;
• l’articolo 14, che pone di regola a carico della parte soccombente le spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate della parte vittoriosa.

Sul piano nazionale, sono menzionati l’articolo 140, paragrafo 3, MarkenG e il suo rinvio ai procedimenti in materia di marchi UE tramite l’articolo 125e, paragrafo 5, MarkenG.

Questione pregiudiziale riformulata

La Corte riformula la questione, chiarendo che il problema non è la sola qualificazione delle spese del consulente come recuperabili, ma la possibilità per il giudice nazionale di valutare concretamente, in ogni caso, se tali spese siano ragionevoli e proporzionate.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che l’articolo 14 della direttiva 2004/48 non contiene un criterio di "necessità ai fini della tutela giudiziaria", ma richiede che le spese siano ragionevoli e proporzionate. Tali nozioni devono essere interpretate in modo autonomo e uniforme nell’Unione.

La Corte afferma che la nozione di "spese giudiziarie" può comprendere, in linea di principio, anche le spese sostenute per un rappresentante diverso dall’avvocato, come un consulente in proprietà industriale, quando tali costi derivino direttamente e immediatamente dal processo. Ciò vale, ad esempio, per la redazione di memorie processuali, la comparizione alle udienze e, in talune circostanze, per le attività finalizzate a una composizione amichevole di una controversia già pendente.

Tuttavia, questo non autorizza uno sganciamento totale dal controllo giudiziale. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui non sono ragionevoli spese eccessive o dovute a servizi non necessari, e sottolinea che la proporzionalità non implica necessariamente il rimborso integrale, ma esige almeno il rimborso di una parte significativa e congrua delle spese ragionevoli effettivamente sostenute.

È quindi incompatibile con la direttiva una disciplina nazionale che impedisca al giudice di verificare, caso per caso, la ragionevolezza e la proporzionalità delle spese relative al consulente in proprietà industriale. Un rimborso automatico può infatti:

• generare costi inutilmente elevati, in contrasto con l’articolo 3, paragrafo 1;
• dissuadere il titolare dal promuovere azioni a tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
• favorire abusi, in contrasto con l’articolo 3, paragrafo 2.

La Corte precisa inoltre che la compatibilità di sistemi forfettari o tariffari non significa che una categoria di spese possa essere sottratta a ogni controllo giudiziale: anche in presenza di tariffe, occorre che le somme siano ragionevoli e non eccessivamente basse o scollegate dal costo normalmente sopportato.

Decisione

La Corte dichiara che gli articoli 3 e 14 della direttiva 2004/48/CE ostano a una normativa nazionale o alla sua interpretazione che non consenta al giudice di tenere debitamente conto, in ogni caso concreto, delle caratteristiche specifiche della controversia per valutare se le spese giudiziarie della parte vincitrice siano ragionevoli e proporzionate.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori italiani che trattano contenziosi in materia di marchi e proprietà industriale, la sentenza conferma che il rimborso delle spese del consulente tecnico-specialistico non può essere automatico quando ricade nell’ambito applicativo della direttiva 2004/48. Il giudice deve poter esercitare un controllo effettivo sulla connessione delle spese al processo e sulla loro congruità rispetto alla complessità del caso, evitando automatismi che possano trasformarsi in un aggravio ingiustificato per la parte soccombente.