Tribunale, Sentenza T-30/24

Opposizione al marchio UE Li Puma Design contro i marchi anteriori PUMA

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Puma SE avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto dell’opposizione contro la domanda di marchio UE figurativo Li Puma Design. La controversia verte sull’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 in presenza di marchi anteriori notoriamente reputati per abbigliamento, calzature e copricapo.

Fatti e iter amministrativo

Il richiedente, Luca Gottardo Li Puma, aveva depositato nel 2020 la domanda di registrazione per servizi della classe 40 relativi a:

• riciclaggio e trattamento dei rifiuti;
• consulenza in materia di riciclaggio di rifiuti e immondizia;
• recupero di materiali dai rifiuti.

Puma SE si era opposta facendo valere due marchi UE anteriori figurativi PUMA, registrati per beni della classe 25:

• abbigliamento;
• calzature;
• copricapo.

L’opposizione era fondata esclusivamente sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001. Sia la Divisione di opposizione sia la commissione di ricorso avevano respinto l’opposizione, rilevando che il pubblico non avrebbe stabilito un collegamento tra i segni.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001;
• l’articolo 71, paragrafo 1, dello stesso regolamento, in tema di poteri della commissione di ricorso;
• l’articolo 263 TFUE, base del ricorso di annullamento.

La Corte ribadisce che la tutela ex articolo 8, paragrafo 5, presuppone quattro condizioni cumulative:

• esistenza di un marchio anteriore registrato e reputato;
• identità o somiglianza tra i segni;
• reputazione del marchio anteriore nell’Unione, nel caso di marchio UE;
• rischio che l’uso del marchio richiesto, senza giusto motivo, tragga indebito vantaggio o arrechi pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio anteriore.

Analisi della somiglianza tra i segni

Il Tribunale conferma che i marchi anteriori PUMA erano molto reputati nell’Unione, ma esamina autonomamente la somiglianza dei segni e la presenza di un nesso nel pubblico pertinente.

Sul piano distintivo, osserva che:

• il termine "design" nel segno richiesto non è descrittivo dei servizi rivendicati, perché non evoca il settore del trattamento e riciclaggio dei rifiuti;
• il segmento "li" non è né trascurabile né assimilabile a un articolo linguistico europeo; può essere percepito come nome proprio;
• il segno richiesto non presenta un elemento dominante, poiché tutte le componenti sono distintive.

La somiglianza visiva e fonetica è quindi solo media, mentre quella concettuale è diversa per una parte del pubblico e al più moderata per l’altra parte, che potrebbe percepire un riferimento all’animale puma.

Il nesso tra i segni ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5

Il punto centrale della decisione è il requisito del collegamento mentale tra i segni. Il Tribunale ricorda che:

• il nesso non coincide con il rischio di confusione;
• deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti;
• anche in presenza di un marchio molto reputato, la dissomiglianza tra beni e servizi resta un fattore rilevante;
• il fatto che il pubblico dei servizi specialistici possa coincidere in parte con il pubblico generale non implica automaticamente che i pubblici siano identici.

Nel caso concreto, il Tribunale ritiene corretta la valutazione dell’EUIPO secondo cui i servizi della classe 40 e i beni della classe 25 appartengono a settori del tutto differenti, con pubblici, canali di distribuzione e funzioni economiche radicalmente diversi. La circostanza che nel settore moda siano diffusi il riciclo dei materiali o la raccolta di indumenti usati non basta a creare un nesso tra un marchio per abbigliamento sportivo e un marchio per gestione e trattamento dei rifiuti.

Il Tribunale sottolinea inoltre che il marchio anteriore PUMA non è un termine fantasioso, ma una parola comune che designa primariamente un animale: ciò innalza, in concreto, il livello di prova necessario per dimostrare il collegamento tra i segni in un contesto commerciale lontano da quello del marchio reputato.

Esclusione di indebito vantaggio e di pregiudizio

Una volta escluso il nesso tra i segni, viene meno anche il presupposto per configurare:

• indebito vantaggio tratto dal marchio richiesto;
• pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore;
• pregiudizio alla sua reputazione.

Il Tribunale respinge quindi le deduzioni di Puma SE sul rischio di effetto "domino" e di diluizione della forza attrattiva del marchio reputato, osservando che tali conseguenze non possono essere presunte in astratto e richiedono il collegamento percepito dal pubblico, qui assente.

Esito e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di Puma SE e conferma il rigetto dell’opposizione. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, condanna la ricorrente alle spese.