Tribunale, Sentenza T-11/24

Marchio UE: opposizione contro il segno LaZZarO by Li Puma

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Puma SE avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. La controversia attiene all’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, cioè alla tutela rafforzata dei marchi con reputazione.

Fatti e procedimento amministrativo

Il richiedente Luca Gottardo Li Puma aveva depositato una domanda di registrazione per un segno figurativo destinato a servizi della classe 40 relativi a:

• riciclo e trattamento dei rifiuti;
• consulenza in materia di riciclo di rifiuti e immondizia;
• recupero di materiali da rifiuti.

Puma SE aveva proposto opposizione fondandola su due marchi UE anteriori figurativi PUMA, registrati per beni della classe 25, ossia abbigliamento, calzature e cappelleria. L’opposizione era basata esclusivamente sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001. L’Opposition Division aveva respinto l’opposizione e la commissione di ricorso aveva confermato tale esito.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrato quando:

• è identico o simile a un marchio anteriore;
• il marchio anteriore ha reputazione nell’Unione, se si tratta di marchio UE;
• l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla reputazione del marchio anteriore, oppure recherebbe loro pregiudizio.

Il Tribunale ribadisce che tali condizioni sono cumulative e che il difetto di una sola di esse basta a escludere la protezione rafforzata.

Valutazione della somiglianza tra i segni

Il Tribunale osserva innanzitutto che la commissione di ricorso aveva ritenuto altamente reputati i marchi PUMA per abbigliamento sportivo, calzature e cappelleria nell’Unione, conclusione non contestata. Tuttavia, la reputazione non consente di sovrapporre il piano della notorietà a quello della somiglianza tra i segni.

Sul piano comparativo, il Tribunale condivide l’impostazione secondo cui:

• il segno richiesto è dominato dall’elemento “Lazzaro”;
• l’espressione “by Li Puma” è poco leggibile e ha ruolo subordinato;
• il termine “puma” non conserva un ruolo distintivo autonomo nel segno complessivo;
• la somiglianza visiva e fonetica è al massimo bassa;
• non vi è somiglianza concettuale, poiché PUMA richiama l’animale, mentre “Li Puma” può essere percepito come riferimento a una persona.

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui la reputazione eccezionale del marchio PUMA avrebbe dovuto orientare la comparazione dei segni: la reputazione attiene a un solo segno e non consente di desumere il grado di somiglianza con il segno richiesto.

Collegamento tra i segni nel pubblico di riferimento

La parte centrale della decisione riguarda l’esistenza del collegamento mentale tra i marchi. Il Tribunale ricorda che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, il rischio di pregiudizio presuppone che il pubblico pertinente stabilisca un nesso tra i segni, pur senza confonderli.

Nella valutazione globale del collegamento devono essere considerati vari fattori, tra cui:

• grado di somiglianza tra i segni;
• natura e prossimità dei beni o servizi;
• pubblico di riferimento;
• forza della reputazione del marchio anteriore;
• carattere distintivo del marchio anteriore.

Il Tribunale esclude l’errore di diritto dedotto da Puma SE. In particolare, non esiste una regola per cui, in presenza di un marchio molto reputato, il collegamento tra i segni debba presumersi a prescindere dal contesto commerciale. Anche per i marchi di forte reputazione, la distanza tra i settori di attività resta un fattore rilevante.

Quanto al pubblico, il Tribunale conferma che i destinatari dei servizi di classe 40 sono professionisti o specialisti del settore riciclo e rifiuti, mentre i beni di classe 25 sono destinati al grande pubblico. Il fatto che i professionisti facciano parte, in senso anagrafico, della popolazione generale non significa che essi coincidano con il pubblico dei beni della classe 25.

Distanza tra i settori economici e assenza di collegamento

Il Tribunale reputa decisiva la radicale diversità tra:

• beni di abbigliamento, calzature e cappelleria;
• servizi di raccolta, trattamento, riciclo e recupero dei rifiuti, oltre alla relativa consulenza.

Ritiene non sufficiente, per fondare un collegamento, il richiamo a pratiche oggi diffuse nel settore moda, come l’uso di materiali riciclati o la raccolta di indumenti usati. Tali pratiche non dimostrano che il pubblico percepisca un nesso economico tra il marchio PUMA e i servizi di gestione dei rifiuti. Inoltre, la raccolta di abiti usati può avere finalità diverse dal riciclo, come la beneficenza o iniziative commerciali promozionali.

Di conseguenza, il Tribunale approva la valutazione dell’EUIPO secondo cui il pubblico pertinente non avrebbe stabilito alcun collegamento tra i marchi in causa.

Esclusione del pregiudizio e dell’indebito vantaggio

Una volta escluso il collegamento mentale, viene meno anche il presupposto per configurare:

• diluizione o indebolimento del carattere distintivo;
• pregiudizio alla reputazione;
• parassitismo o indebito vantaggio tratto dal marchio anteriore.

Il Tribunale respinge quindi l’argomento di Puma SE secondo cui sarebbe sufficiente il rischio astratto di erosione del valore del marchio o un effetto “domino” dovuto alla registrazione di segni simili in settori diversi. In mancanza di collegamento, non vi è base per applicare la tutela rafforzata dell’articolo 8, paragrafo 5.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione dell’EUIPO. Poiché Puma SE è risultata soccombente, è condannata anche alle spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

• la reputazione elevata del marchio anteriore non elimina la necessità di verificare concretamente il collegamento tra i segni;
• la somiglianza dei segni va apprezzata autonomamente, senza lasciarsi guidare dalla notorietà del marchio anteriore;
• la distanza tra i settori merceologici e il diverso pubblico restano fattori decisivi nell’analisi ex articolo 8, paragrafo 5;
• senza collegamento mentale tra i segni non può esservi né indebito vantaggio né pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio anteriore.