Tribunale, Sentenza T-56/24

Marchio dell’Unione europea BKT contro BTK: rischio di confusione in opposizione

La pronuncia è una sentenza del Tribunale dell’Unione europea resa nell’ambito di un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. La controversia riguarda la somiglianza tra il segno figurativo richiesto BKT e il marchio anteriore verbale BTK, nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente, Birių Krovinių Terminalas UAB, aveva depositato una domanda di registrazione di marchio UE per un segno figurativo composto dalla sequenza di lettere "BKT" e da elementi figurativi rappresentanti, rispettivamente, parte di un treno merci e uno scafo di nave con ancora. Il marchio era rivendicato per servizi della classe 39, in particolare di trasporto di persone e merci, anche per ferrovia e per mare.

L’interveniente, BTK Befrachtungs-und Transportkontor GmbH, aveva proposto opposizione fondandola sulla registrazione internazionale n. 1 299 624, designante l’Unione europea, del marchio verbale anteriore "BTK", registrato per vari servizi della classe 39, tra cui servizi di trasporto di merci.

La Divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione ritenendo insussistente il rischio di confusione e, per economia processuale, senza effettuare una piena comparazione dei servizi. La Commissione di ricorso ha invece annullato tale decisione, rilevando errori nella comparazione dei segni e rinviando la causa alla Divisione di opposizione per ulteriore esame ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.

Domanda giudiziale e censura proposta

Dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso, centrato sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. In sostanza, sosteneva che la Commissione di ricorso avesse errato nel valutare:

• il carattere distintivo e dominante degli elementi figurativi del marchio richiesto;
• la somiglianza visiva tra i segni;
• la somiglianza fonetica;
• la comparazione concettuale.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non può essere registrato, su opposizione del titolare di un marchio anteriore, quando, a causa dell’identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi, sussista un rischio di confusione per il pubblico. La nozione di rischio di confusione comprende anche il rischio di associazione.

Viene ribadito che la valutazione è globale e tiene conto della percezione del pubblico di riferimento, dell’impressione complessiva prodotta dai segni e dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei servizi. Il Tribunale richiama inoltre la giurisprudenza consolidata sulla necessità di considerare i marchi nel loro insieme, pur riconoscendo che un elemento di un marchio composto può, in taluni casi, prevalere nell’impressione complessiva.

Valutazione degli elementi distintivi e dominanti del segno richiesto

Il Tribunale conferma che l’elemento verbale "BKT" del marchio richiesto è privo di significato per il pubblico rilevante e presenta dunque un grado normale di distintività.

Quanto agli elementi figurativi, il Tribunale osserva che la raffigurazione del treno merci e dello scafo di nave è allusiva, se non descrittiva, di una parte importante dei servizi rivendicati, cioè i servizi di trasporto di persone e merci su rotaia e per mare. La stilizzazione presente non è ritenuta particolarmente marcata, inattesa o tale da allontanare le immagini dalla loro percezione immediata. Ne deriva che tali elementi figurativi hanno soltanto un basso grado di distintività.

Il Tribunale esclude anche che gli elementi figurativi siano dominanti o co-dominanti. L’elemento verbale è posto al centro del segno, è ben visibile e non viene oscurato dagli elementi figurativi, che non sono abbastanza caratterizzati da attirare maggiormente l’attenzione del pubblico. Inoltre, gli elementi descrittivi o allusivi non sono normalmente considerati dominanti nel complesso del marchio.

Comparazione visiva dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale conferma la valutazione della Commissione di ricorso secondo cui i segni sono simili in grado medio. Il segno richiesto contiene la sequenza "BKT" e il marchio anteriore la sequenza "BTK": entrambe sono composte dalle medesime tre lettere e condividono l’iniziale "b"; l’unica differenza è l’inversione dell’ordine delle ultime due lettere.

Il Tribunale sottolinea che, per i segni brevi, le differenze possono essere percepite con maggiore chiarezza, ma ciò non basta necessariamente a escludere la somiglianza. Nel caso concreto, la somiglianza riguarda l’elemento più distintivo del marchio richiesto e l’intero marchio anteriore. Gli elementi figurativi del marchio richiesto non sono così marcati da neutralizzare la somiglianza complessiva, anche perché il consumatore medio si affida a un ricordo imperfetto dei segni.

Comparazione fonetica dei segni

Sul piano fonetico, il Tribunale conferma una somiglianza di grado medio. I segni saranno pronunciati come sequenze di lettere: "b-k-t" per il segno richiesto e "b-t-k" per il marchio anteriore. Essi coincidono nel suono iniziale "b" e condividono gli altri due suoni, sebbene in ordine diverso.

Anche qui il Tribunale valorizza l’imperfetta memoria del consumatore medio, che normalmente non confronta simultaneamente i marchi ma li ricorda in modo approssimativo. La diversa sequenza degli ultimi due suoni non è sufficiente a eliminare la somiglianza fonetica media.

Comparazione concettuale

La comparazione concettuale è considerata neutra, poiché né "BKT" né "BTK" hanno un significato per il pubblico pertinente. La ricorrente non contesta, in sostanza, tale conclusione.

Esito del ricorso e spese

Alla luce di tutte le valutazioni svolte, il Tribunale respinge il motivo unico di ricorso e, quindi, l’azione nel suo complesso. La decisione della Commissione di ricorso resta pertanto ferma, compreso il rinvio alla Divisione di opposizione per la prosecuzione dell’esame sulla probabilità di confusione.

Quanto alle spese, la ricorrente, rimasta soccombente, è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall’interveniente. L’EUIPO, avendo chiesto la condanna alle spese solo in caso di udienza e non essendosene tenuta, sopporta le proprie spese.

Principio affermato

In una controversia di opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, un segno figurativo che contiene un elemento verbale privo di significato per il pubblico rilevante e elementi figurativi allusivi o descrittivi dei servizi rivendicati può essere considerato globalmente simile a un marchio anteriore composto dalle medesime lettere, anche se in ordine diverso, quando gli elementi figurativi non sono sufficientemente distintivi o dominanti da alterare l’impressione complessiva dei segni.