Tribunale, Sentenza T-538/23

Revoca di un marchio UE figurativo CELEBRITI per mancato uso

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva parzialmente annullato una revoca per mancato uso di un marchio UE figurativo "CELEBRITI". Il Tribunale esamina sia l’eccezione preliminare sull’interesse ad agire, sia il merito relativo alla prova dell’uso effettivo ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio UE figurativo era stato registrato nel 2016 per prodotti delle classi 3, 18 e 25. Nel 2021 Lucien Haddad ha chiesto la revoca per mancato uso continuativo quinquennale. La divisione di cancellazione dell’EUIPO aveva accolto la domanda e revocato il marchio per tutti i prodotti. In appello, la titolare Zeynep Celebi ha ottenuto l’annullamento parziale della decisione limitatamente a "clothing, namely T-shirts, sweatshirts and scarves" in classe 25, mentre la revoca è rimasta ferma per il resto.

Interesse ad agire nonostante la scadenza della registrazione

Nel corso del giudizio la registrazione del marchio è scaduta per mancato rinnovo, con effetti dal 10 gennaio 2024. EUIPO e interveniente sostenevano che ciò avesse fatto venir meno l’interesse del ricorrente. Il Tribunale ha respinto tale eccezione: ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, la revoca produce effetti retroattivi dalla data della domanda di revoca, mentre la semplice scadenza del marchio opera solo dalla data di scadenza della registrazione. Poiché l’annullamento della decisione impugnata può incidere sul periodo anteriore alla scadenza, il ricorrente conserva un interesse concreto e attuale alla pronuncia.

Normativa e criteri sull’uso effettivo

Il Tribunale richiama il contenuto dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001: i diritti del titolare sono revocati se il marchio non è stato oggetto di uso effettivo nell’Unione per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo giusto motivo. Ribadisce i criteri giurisprudenziali consolidati: l’uso deve essere coerente con la funzione essenziale del marchio, cioè garantire l’origine commerciale dei prodotti; non può essere meramente simbolico; deve risultare da prove oggettive, e la valutazione va compiuta globalmente, tenendo conto di luogo, tempo, natura ed entità dell’uso. Richiama anche l’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2018/625 sulla prova dell’uso nei procedimenti di revoca.

Prove prodotte e loro valutazione complessiva

Per dimostrare l’uso effettivo, la titolare aveva prodotto: un contratto di licenza del 2015; una brochure "Celebriti by Disney 2018" in lingua tedesca; fotografie non datate di capi e confezioni recanti il marchio; tre fatture del 2019 e 2020 emesse dal licenziatario a intermediari del settore moda in Germania; una dichiarazione sul fatturato generato tra il 2017 e il 2020. Il Tribunale sottolinea che una singola prova può non essere decisiva, ma un insieme di elementi può integrare la dimostrazione richiesta.

Periodo di uso

Il periodo rilevante andava dal 9 settembre 2016 all’8 settembre 2021. Il Tribunale conferma che non è necessario un uso continuo e ininterrotto per tutto il quinquennio: è sufficiente un uso genuino durante una parte del periodo. Le fatture del 2019 e 2020, corroborate dalla brochure del 2018, consentono di collocare l’uso nel periodo rilevante.

Luogo di uso

L’uso è stato ritenuto provato in Germania. Il Tribunale ribadisce che, per un marchio UE, non è necessario un uso in un’area geografica estesa: anche l’uso in un solo Stato membro può essere sufficiente, se economicamente significativo. Le fatture erano indirizzate a intermediari di Düsseldorf, Colonia e Amburgo, città considerate rilevanti per dimensioni e diffusione territoriale, e la brochure era in tedesco, quindi diretta a un pubblico germanofono.

Natura dell’uso

Il ricorrente contestava che le fatture non riportassero il marchio nella sua forma figurativa registrata. Il Tribunale ha osservato che l’uso del segno come parola, senza alterazione del carattere distintivo, rientra nell’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001. La stilizzazione del segno era percepita come decorativa e non predominante; inoltre, le immagini dei prodotti mostravano il marchio nella sua forma registrata sui beni e sulle confezioni. Il Tribunale ha anche ritenuto che le fatture indicassero chiaramente i prodotti venduti, in particolare T-shirt, sweatshirts e scarves.

Entità dell’uso

Quanto all’intensità economica, il Tribunale ha ritenuto che tre fatture, pur poche, fossero sufficienti alla luce del volume venduto: circa 4.000 articoli in sei mesi, per oltre 57.000 euro. In base alla giurisprudenza, anche un uso non molto frequente può essere genuino se è economicamente giustificato nel settore interessato e non meramente simbolico. La dichiarazione del licenziatario aveva valore limitato, ma ciò non era decisivo, perché le fatture da sole bastavano a dimostrare un uso non minimale.

Esito del giudizio

Il Tribunale ha concluso che la commissione di ricorso aveva correttamente ritenuto provato l’uso effettivo del marchio per "clothing, namely T-shirts, sweatshirts and scarves" in classe 25. Il motivo unico del ricorso è stato respinto e l’azione è stata integralmente rigettata. Le spese sono state poste a carico di Lucien Haddad ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Principio affermato

La decisione conferma che, in materia di revoca per mancato uso, la prova può derivare da una combinazione di fatture, materiale promozionale e immagini dei prodotti, purché l’insieme degli elementi dimostri un impiego reale, pubblico e economicamente significativo del marchio nel periodo e nel territorio rilevanti. Conferma inoltre che la scadenza della registrazione non fa venir meno, di per sé, l’interesse del richiedente la revoca a ottenere l’annullamento della decisione negativa dell’EUIPO.