Tribunale, Sentenza T-304/16

Marchio dell’Unione europea BET365: nullità e carattere distintivo acquisito

Il Tribunale decide su un ricorso proposto da bet365 Group Ltd avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di nullità del marchio denominativo dell’Unione europea BET365. La controversia riguarda la possibilità di salvare il marchio, originariamente ritenuto descrittivo e non distintivo, mediante la prova dell’acquisizione di carattere distintivo per effetto dell’uso.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di registrazione del segno BET365 era stata presentata il 23 maggio 2007 per numerosi prodotti e servizi nelle classi 9, 28, 35, 36, 38, 41 e 42. L’esaminatore aveva inizialmente rilevato il carattere descrittivo del segno, collegando l’elemento "bet" alle scommesse e "365" all’idea di disponibilità annuale, ma aveva poi ammesso che gli elementi prodotti dimostravano un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso.

Il marchio era stato quindi registrato nel 2012. Nel 2013 Robert Hansen aveva chiesto la dichiarazione di nullità, sostenendo che il segno era descrittivo e privo di distintività. La divisione di annullamento aveva respinto la domanda, ritenendo che BET365 avesse acquisito carattere distintivo. La commissione di ricorso aveva invece accolto il ricorso di Hansen, negando che la prova fosse sufficiente per una parte sostanziale del territorio pertinente.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale precisa che il motivo unico dedotto dalla ricorrente riguarda, oltre all’articolo 7, paragrafo 3, anche l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. La questione centrale è se, alla data della domanda di nullità, il marchio avesse acquisito carattere distintivo in seguito all’uso nel territorio rilevante e per i prodotti e servizi effettivamente contestati.

Normativa e criteri applicabili

Il Tribunale richiama il carattere unitario del marchio dell’Unione europea e la regola per cui un segno privo di distintività in una parte dell’Unione non può essere registrato, salvo acquisizione di carattere distintivo per uso. Per la prova occorre dimostrare che almeno una parte rilevante del pubblico di riferimento percepisce il segno come indicatore di origine commerciale.

Tra i fattori rilevanti figurano:

• quota di mercato;
• intensità, durata ed estensione geografica dell’uso;
• investimenti pubblicitari;
• dichiarazioni di organismi professionali;
• percezione del consumatore medio informato e ragionevolmente attento.

Il Tribunale ribadisce anche che la prova non può essere frammentaria o basata solo su vendite e pubblicità, ma deve dimostrare l’uso del segno “in quanto marchio”.

Territorio rilevante e portata della prova

La commissione di ricorso aveva circoscritto il territorio pertinente ai paesi in cui una parte ampia dei consumatori conosce l’inglese, includendo Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia e Regno Unito. Il Tribunale approva in linea di principio tale impostazione, ma censura l’argomento relativo a Cipro e Malta fondato sull’articolo 165, paragrafo 4, lettera a), perché quelle adesioni erano anteriori alla data della domanda di registrazione.

Valutazione delle prove: errori della commissione di ricorso

Il Tribunale ritiene erronea la decisione impugnata per vari profili:

• non aver considerato gli usi del segno contenuti in marchi figurativi o in segni più complessi che includevano l’elemento BET365;
• aver escluso in modo troppo rigido l’uso del segno come nome di dominio Internet;
• aver svalutato i ritagli di stampa che mostravano il segno usato per indicare l’operatore delle scommesse o i servizi offerti;
• aver considerato irrilevanti fatturato, poste giocate e investimenti pubblicitari, nonostante fossero riferibili ai servizi di scommesse e giochi d’azzardo;
• aver attribuito troppo peso alla mancanza di sondaggi di opinione o di pareri di camere di commercio.

Il Tribunale osserva che, nel contesto di un operatore online di giochi e scommesse, l’uso del nome di dominio, le connessioni al sito, gli iscritti, gli importi puntati, i reindirizzamenti da siti affiliati e la pubblicità possono tutti costituire indizi utili della percezione del segno come marchio.

Esito limitato ai servizi della classe 41

Il Tribunale distingue nettamente tra i servizi di scommesse e giochi d’azzardo della classe 41 e gli altri prodotti e servizi delle classi 9, 28, 35, 36, 38 e 42. Per queste ultime classi, la ricorrente non aveva fornito elementi sufficienti di uso come marchio, sicché il ricorso è respinto nella parte corrispondente.

Per i servizi della classe 41, invece, gli elementi probatori complessivi erano idonei a mettere in discussione la conclusione della commissione di ricorso; di conseguenza, la decisione impugnata è annullata limitatamente a tali servizi.

Decisione finale

Il Tribunale:

• annulla la decisione della commissione di ricorso nella parte relativa ai servizi di classe 41;
• respinge il ricorso per il resto;
• pone le spese a carico di ciascuna parte, data la soccombenza parziale reciproca.