Tribunale, Sentenza T-799/21

Marchio UE FITNESS e ammissione di prove tardive in nullità per motivi assoluti

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Prima Commissione di ricorso EUIPO del 12 ottobre 2021 nel procedimento di nullità del marchio denominativo UE FITNESS. La questione centrale è l’ammissibilità di prove prodotte per la prima volta in appello in un procedimento di nullità fondato su motivi assoluti.

Fatti e iter procedurale

European Food SA aveva chiesto la declaratoria di nullità del marchio FITNESS, registrato per prodotti alimentari e bevande in classi 29, 30 e 32. La domanda di nullità era fondata sui motivi di cui all’articolo 51(1)(a) del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con l’articolo 7(1)(b) e (c), corrispondenti alle attuali disposizioni del regolamento n. 2017/1001.

Dopo il rigetto dell’istanza da parte della Cancellation Division, la ricorrente aveva proposto appello e depositato ulteriore documentazione per dimostrare il carattere descrittivo del termine "fitness". La vicenda aveva già dato luogo a precedenti decisioni e sentenze, tra cui la prima e la seconda sentenza di annullamento del Tribunale e il successivo intervento della Corte di giustizia, tutte incentrate sulla corretta sorte delle prove tardive. Nella decisione impugnata, la Prima Commissione di ricorso aveva respinto le prove tardive ritenendo che la ricorrente non avesse fornito ragioni adeguate per il loro deposito oltre termine.

Normativa applicabile

Il Tribunale chiarisce che il diritto sostanziale applicabile è quello del regolamento n. 40/94, perché la domanda di registrazione del marchio risale al 20 novembre 2001. Sul piano procedurale, invece, si applicano il regolamento n. 2017/1001 e il regolamento delegato n. 2018/625; tuttavia, per la specifica questione dell’ammissibilità delle prove depositate per la prima volta dinanzi alla Commissione di ricorso, occorre riferirsi alle norme procedurali vigenti al momento del deposito, cioè al regolamento n. 207/2009 e al regolamento n. 2868/95.

Le disposizioni richiamate in modo rilevante sono, in particolare:

• articolo 76(2) del regolamento n. 207/2009, che attribuisce all’EUIPO la facoltà di non prendere in considerazione fatti o prove tardivi;
• articolo 95(2) del regolamento n. 2017/1001, in sostanziale continuità con la norma precedente;
• articolo 72(3) del regolamento n. 2017/1001, relativo al potere del Tribunale di annullare o alterare la decisione impugnata;
• regola 50(1), regola 37 e regola 22(2) del regolamento n. 2868/95, richiamate nel dibattito sull’ammissibilità delle prove.

Esame del secondo motivo di ricorso

Il Tribunale esamina anzitutto il secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 76(2) del regolamento n. 207/2009 e delle regole di esecuzione.

Inapplicabilità della regola 50(1) del regolamento n. 2868/95

Il Tribunale osserva che il richiamo della Commissione di ricorso alla regola 50(1) del regolamento n. 2868/95 era in sé errato, poiché tale disposizione non si applica ai procedimenti di nullità fondati su motivi assoluti. Tuttavia, l’errore è ritenuto privo di incidenza sulla legittimità della decisione impugnata, perché non ha influito sul ragionamento decisivo né sul dispositivo.

Potere discrezionale dell’EUIPO sulle prove tardive

Richiamando la giurisprudenza consolidata, il Tribunale ribadisce che l’articolo 76(2) del regolamento n. 207/2009 non vieta in assoluto la produzione tardiva di prove: l’EUIPO "può" decidere di ignorarle, ma non è obbligato a farlo. L’ammissione è particolarmente giustificata quando il materiale è, in apparenza, rilevante e quando il momento e le circostanze del deposito non ostano alla sua considerazione.

Il Tribunale distingue però tra il potere discrezionale sull’apprezzamento dei fatti e il controllo sulla correttezza dei criteri giuridici applicati: il margine discrezionale non consente di applicare un parametro giuridico sbagliato.

Errore di diritto nell’imporre un "nuovo fattore"

Il punto decisivo è che la Commissione di ricorso aveva ritenuto che le prove tardive non potessero essere esaminate perché la ricorrente non aveva indicato un "nuovo fattore" idoneo a giustificarne il deposito. Secondo il Tribunale, questo approccio, mutuato dalla giurisprudenza sul proof of use e in particolare dalla sentenza Mangiami, non è corretto nel contesto della nullità per motivi assoluti.

Il Tribunale rileva che:

• la giurisprudenza su Rule 22(2) e sui procedimenti che richiedono la prova dell’uso non è trasponibile automaticamente;
• nei procedimenti di nullità per motivi assoluti, l’obiettivo è consentire all’EUIPO di riesaminare la validità della registrazione anche al fine di adottare la posizione che avrebbe dovuto assumere d’ufficio;
• un’applicazione analogica e rigida di quei precedenti restringerebbe eccessivamente la possibilità di considerare la prova pertinente.

Pertanto, la Commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto nel ritenere che la sola mancanza di un "nuovo fattore" bastasse a escludere le prove. Di conseguenza, la decisione non era sostenuta da motivazione giuridicamente valida per respingere il materiale depositato tardivamente.

Effetti dell’errore e accoglimento del ricorso

Poiché la Commissione di ricorso aveva anche qualificato quelle prove come, in linea di principio, pertinenti per rafforzare le prove inizialmente prodotte e per dimostrare l’uso e la comprensione del termine "fitness" nel periodo rilevante, l’errore sulla condizione del "nuovo fattore" incide direttamente sulla legittimità dell’esclusione delle prove.

Il Tribunale accoglie quindi il secondo profilo del secondo motivo e annulla la decisione impugnata, senza esaminare gli altri motivi di ricorso.

Domanda di riforma della decisione

La ricorrente aveva chiesto in subordine che il Tribunale alterasse la decisione e accogliesse l’appello contro la decisione della Cancellation Division. Il Tribunale respinge tale domanda perché, nel caso concreto, la Commissione di ricorso non aveva esaminato nel merito le prove tardive ma le aveva soltanto escluse. Mancando una valutazione amministrativa completa su quei documenti, il Tribunale non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per sostituire integralmente la propria valutazione a quella dell’EUIPO.

Dispositivo e spese

Il Tribunale:

• annulla la decisione della Prima Commissione di ricorso EUIPO del 12 ottobre 2021;
• respinge il resto della domanda, in particolare la richiesta di riforma;
• condanna EUIPO e Société des produits Nestlé SA alle spese.

Principio affermato

In un procedimento di nullità di marchio UE per motivi assoluti, la valutazione delle prove tardive deve avvenire secondo i criteri propri dell’articolo 76(2) del regolamento n. 207/2009; non è legittimo imporre in modo rigido la dimostrazione di un "nuovo fattore" tratto da giurisprudenza relativa ad altri procedimenti, né escludere automaticamente le prove perché prodotte in reazione alla decisione di primo grado. Un tale errore di diritto comporta l’annullamento della decisione del Board of Appeal.