Tribunale, Sentenza T-509/23

Marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante linee orizzontali contro aquila stilizzata con bande orizzontali

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Giorgio Armani SpA avverso una decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea figurativo. Il contenzioso verte sulla somiglianza tra due segni grafici essenziali e sull’applicazione degli impedimenti relativi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Una società cinese aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo per prodotti della classe 9, tra cui cuffie, auricolari, cavi, caricatori, smartphone indossabili e accessori connessi. Giorgio Armani SpA aveva presentato opposizione fondandola su un marchio UE anteriore figurativo, depositato nel 2016 e registrato nel 2017, designante, tra l’altro, prodotti delle classi 9 e 25.

L’opposizione si basava su due motivi:

• articolo 8, paragrafo 1, lettera b), per i prodotti della classe 9 ritenuti pertinenti;
• articolo 8, paragrafo 5, in ragione della notorietà del marchio anteriore per taluni prodotti della classe 25.

La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo che i marchi in conflitto producessero un’impressione complessiva diversa e che, pertanto, mancasse una condizione necessaria sia per l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sia per l’articolo 8, paragrafo 5.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il Tribunale è stato chiamato a verificare:

• se la commissione di ricorso avesse correttamente valutato la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni;
• se, in presenza di una somiglianza almeno debole, fosse stata omessa la valutazione globale del rischio di confusione;
• se l’erronea esclusione della somiglianza rendesse a sua volta illegittimo il rigetto dell’opposizione ex articolo 8, paragrafo 5, senza esame delle altre condizioni della norma.

Normativa e criteri giuridici applicati

Il Tribunale richiama i principi consolidati in tema di rischio di confusione:

• il rischio di confusione esiste quando il pubblico può ritenere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate;
• la valutazione deve essere globale, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti;
• il consumatore medio conserva un’immagine imperfetta dei marchi nella memoria;
• due marchi sono simili se condividono almeno parzialmente uno o più aspetti pertinenti, in particolare visivo, fonetico o concettuale.

Per l’articolo 8, paragrafo 5, il Tribunale ribadisce che le condizioni sono cumulative e che la somiglianza o identità dei marchi è una condizione comune anche a tale disposizione.

Ragionamento del Tribunale sulla somiglianza tra i segni

La commissione di ricorso aveva descritto il marchio anteriore come un’aquila stilizzata con ali spiegate e bande orizzontali spesse, mentre il marchio richiesto era stato visto come una struttura a V o Y composta da linee orizzontali più sottili e distanziate.

Il Tribunale non condivide tale valutazione e osserva che:

• entrambi i segni sono composti dallo stesso numero di bande orizzontali nere su fondo bianco;
• entrambi presentano una forma a V;
• le differenze di spessore, taglio e disposizione sono minime;
• la testa dell’aquila e la linea inferiore nel segno richiesto hanno importanza secondaria.

Secondo il Tribunale, i due marchi possono essere percepiti e ricordati come una forma di V analoga, emergente da linee orizzontali nere su fondo bianco. Ne deriva una somiglianza visiva, seppur debole, sufficiente a imporre una vera valutazione globale del rischio di confusione.

Errore di diritto sulla valutazione globale del rischio di confusione

Poiché la commissione di ricorso aveva ritenuto i segni "diversi" e quindi aveva escluso in radice l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il Tribunale giudica che tale ragionamento sia viziato. L’organo amministrativo avrebbe dovuto invece procedere alla valutazione globale, prendendo in considerazione la somiglianza, anche debole, dei marchi e tutti gli altri fattori pertinenti.

Il primo motivo è quindi accolto.

Conseguenze sull’articolo 8, paragrafo 5

Il Tribunale rileva che la commissione di ricorso ha applicato lo stesso errore anche al secondo motivo: avendo erroneamente escluso la somiglianza tra i marchi, ha respinto l’opposizione ex articolo 8, paragrafo 5, senza esaminare le ulteriori condizioni, come la notorietà del marchio anteriore, il vantaggio indebito o il pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà.

Poiché la somiglianza è una condizione comune e cumulativa, l’errore sulla comparazione dei segni rende illegittimo anche il rigetto fondato sull’articolo 8, paragrafo 5. Il secondo motivo è quindi accolto, senza necessità di pronunciarsi sull’ammissibilità degli ulteriori argomenti sollevati dalla ricorrente.

Decisione e spese

Il Tribunale annulla la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 giugno 2023. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’EUIPO, rimasto soccombente, è condannato a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da Giorgio Armani SpA.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, in materia di marchi figurativi, una somiglianza visiva anche debole può bastare a imporre la valutazione globale del rischio di confusione e non può essere neutralizzata da minime differenze grafiche se l’impressione complessiva resta sostanzialmente analoga. Tale impostazione vale anche per l’articolo 8, paragrafo 5, poiché la somiglianza tra i marchi è una condizione preliminare comune alle due ipotesi di tutela.