Tribunale, Sentenza T-237/21

Marchio UE FIS / IFIS e rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso di EUIPO in un procedimento di opposizione relativo a un marchio UE figurativo richiesto per software e servizi finanziari. Il Tribunale esamina in particolare la sussistenza del rischio di confusione con il marchio anteriore denominativo IFIS.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di marchio UE è stata presentata il 5 settembre 2014 per un segno figurativo contenente l’elemento verbale "fis", con prodotti e servizi nelle classi 9 e 36, relativi a software per istituzioni finanziarie e a servizi di elaborazione e gestione di operazioni finanziarie. Banca IFIS SpA ha proposto opposizione fondandosi sul marchio UE anteriore IFIS, registrato per servizi della classe 36 quali "financial affairs; monetary affairs; financial advice; financial information; financial sponsorship". L’Opposition Division aveva respinto l’opposizione, ma la prima commissione di ricorso ha riformato parzialmente tale decisione, accertando un rischio di confusione per i prodotti e servizi in contestazione.

Normativa rilevante

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è stata depositata il 5 settembre 2014, il caso è disciplinato dal regolamento (CE) n. 207/2009. Le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 richiamate dalle parti e dalla commissione di ricorso devono quindi essere intese come corrispondenti norme del regolamento previgente, in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

Motivi del ricorso

La ricorrente deduce un unico motivo di annullamento per violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), articolato in quattro censure:

• errore nell’individuazione del pubblico di riferimento;
• errore nella comparazione dei prodotti e servizi;
• errore nella comparazione visiva e fonetica dei segni;
• errore nella valutazione globale del rischio di confusione e mancata considerazione della pretesa coesistenza pacifica dei segni dal 2006.

Pubblico di riferimento e livello di attenzione

Il Tribunale rileva anzitutto che i prodotti della classe 9 e i servizi della classe 36 del marchio richiesto sono destinati esclusivamente a banche, credit unions, savings institutions, lenders e altre istituzioni e imprese di servizi finanziari, dunque a un pubblico professionale con livello di attenzione elevato. I servizi della classe 36 del marchio anteriore, invece, sono formulati in termini generali e non limitati a un pubblico specifico. Tuttavia, il pubblico effettivamente rilevante per la comparazione è quello che può utilizzare sia i servizi coperti dal marchio anteriore sia i prodotti/servizi coperti dal marchio richiesto; nel caso concreto, si tratta del pubblico professionale specializzato. L’errore della commissione di ricorso nel menzionare anche il pubblico generale non incide sulla legittimità della decisione, perché la valutazione globale è stata comunque effettuata tenendo conto del pubblico professionale e del suo elevato grado di attenzione.

Comparazione dei prodotti e servizi

Software della classe 9 e servizi finanziari della classe 36

La commissione di ricorso ha ritenuto che il software della classe 9 e i servizi della classe 36 fossero similari in grado medio, in quanto strettamente interconnessi e complementari. Il Tribunale conferma tale conclusione: il software è specificamente concepito per l’operatività e la gestione di istituzioni finanziarie e per operazioni finanziarie, carte e gestione del rischio; è quindi funzionalmente legato ai servizi di affari finanziari, affari monetari, consulenza e informazione finanziaria. Il Tribunale richiama il criterio secondo cui beni o servizi sono complementari quando sono strettamente connessi, al punto che i consumatori possano ritenere che la stessa impresa sia responsabile della loro produzione o fornitura. Nella specie, il medesimo pubblico professionale può ragionevolmente ritenere che un prestatore di servizi finanziari fornisca anche il software specializzato necessario per erogarli.

Servizi della classe 36 contro servizi della classe 36

Quanto ai servizi della classe 36, il Tribunale approva la conclusione di identità: i servizi del marchio richiesto rientrano nella nozione ampia di "financial affairs" coperta dal marchio anteriore. In assenza di un’espressa limitazione del marchio anteriore a un pubblico di consumatori ordinari, quei servizi devono considerarsi rivolti sia al pubblico generale sia a quello professionale. È quindi infondata la tesi secondo cui le due serie di servizi sarebbero dirette a pubblici diversi.

Comparazione visiva e fonetica dei segni

Il Tribunale conferma che l’elemento dominante del marchio richiesto è la sequenza verbale "fis", di normale capacità distintiva. Il marchio anteriore IFIS riproduce integralmente tale sequenza e differisce solo per la presenza di una lettera iniziale aggiuntiva. Sul piano fonetico, i segni condividono la stessa sillaba "fis"; la presenza di una sola sillaba ulteriore nel marchio anteriore non elimina una somiglianza almeno media. Sul piano visivo, la coincidenza nei tre caratteri "f", "i", "s" e la marginalità degli elementi figurativi del marchio richiesto mantengono elevata la vicinanza tra i segni. Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui la percezione come acronimi implicherebbe una maggiore attenzione alle differenze: tale circostanza non è stata provata in modo sufficiente e, comunque, non esclude la somiglianza accertata.

Valutazione globale del rischio di confusione

Tenuto conto dell’identità o della similitudine dei prodotti e servizi e della somiglianza visiva e fonetica dei segni, il Tribunale conclude che le differenze non sono sufficienti a escludere con sicurezza il rischio di confusione, anche considerando l’elevato livello di attenzione del pubblico professionale. L’argomento fondato sul cumulo degli errori viene respinto perché le singole valutazioni della commissione di ricorso sono state ritenute corrette, salvo l’irrilevante riferimento al pubblico generale.

Coesistenza pacifica dei marchi

Il Tribunale rigetta anche la censura relativa alla pretesa coesistenza pacifica dal 2006. Per poterla valorizzare nei procedimenti dinanzi a EUIPO, la parte deve averla specificamente dedotta e provata, dimostrando che essa si fondava sull’assenza di confusione nel pubblico pertinente. Nel caso concreto, la ricorrente ha ammesso di non aver presentato dinanzi alla commissione di ricorso una vera allegazione specifica né prove in tal senso; la sua tesi si risolveva, in sostanza, in un’inversione dell’onere della prova.

Dispositivo

Il Tribunale respinge il ricorso integralmente e condanna Fidelity National Information Services, Inc. alle spese.

Principi applicati

La decisione ribadisce che:

• il confronto tra i segni e tra i prodotti/servizi va effettuato sulla base delle descrizioni di registrazione, non dell’uso concreto del marchio anteriore;
• una formulazione ampia dei servizi del marchio anteriore può ricomprendere quelli del marchio richiesto, determinando identità;
• la complementarità funzionale può fondare una similitudine tra software e servizi finanziari quando il medesimo pubblico professionale può imputarli alla stessa impresa;
• la coesistenza pacifica può essere presa in considerazione solo se dimostrata in modo specifico nel procedimento amministrativo.