Tribunale, Sentenza T-619/21

TAXMARC / TAXMAN: sospensione del procedimento di opposizione e bilanciamento degli interessi

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Fourth Board of Appeal di EUIPO in un procedimento di opposizione tra un marchio UE denominativo richiesto, TAXMARC, e un marchio UE figurativo anteriore, TAXMAN. Il Tribunale si concentra anzitutto sul rifiuto della sospensione del procedimento, adottato nonostante una domanda parallela di declaratoria di nullità del marchio anteriore.

Fatti e procedimento amministrativo

PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs NV aveva chiesto la registrazione del segno TAXMARC per prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 42. Haufe-Lexware GmbH & Co. KG aveva proposto opposizione sulla base del marchio anteriore TAXMAN, fondandola sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

L’Opposition Division aveva accolto l’opposizione in parte. In seguito, la ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al Board of Appeal e, nel frattempo, aveva anche presentato una domanda di nullità del marchio anteriore. Il Board of Appeal ha respinto la richiesta di sospensione del procedimento, ritenendo essenzialmente che la domanda di nullità fosse stata presentata tardivamente e che, per ragioni di buona amministrazione e corretta conduzione del procedimento, si potesse decidere nel merito senza sospendere.

Questioni giuridiche sollevate

La ricorrente deduceva due motivi:

• violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, per avere il Board of Appeal riconosciuto un rischio di confusione tra i segni;
• violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/625, per avere il Board of Appeal negato la sospensione senza un corretto apprezzamento delle circostanze e degli interessi delle parti.

Il Tribunale ha esaminato per primo il secondo motivo, rilevando che la questione della sospensione precede logicamente e giuridicamente la valutazione del rischio di confusione.

Normativa rilevante

La decisione richiama in particolare:

• il regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea, e in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), nonché gli articoli 66-71 sul procedimento di ricorso;
• il regolamento delegato (UE) 2018/625, in particolare l’articolo 71, paragrafo 1, lettera b), che consente la sospensione del procedimento su richiesta motivata di una parte quando ciò sia appropriato nelle circostanze del caso, tenendo conto degli interessi delle parti e dello stadio del procedimento.

Sono inoltre richiamati, per le spese, gli articoli 134, paragrafo 1, 138, paragrafo 3, e 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Ragionamento del Tribunale sulla sospensione

Il Tribunale ricorda che, secondo l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625, la sospensione del procedimento è una facoltà del Board of Appeal, non un obbligo. Tale discrezionalità, però, è sottoposta al controllo giurisdizionale, limitato alla verifica dell’assenza di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere.

In un procedimento inter partes, il Board of Appeal deve effettuare un vero bilanciamento degli interessi contrapposti. La sola constatazione che la domanda di nullità del marchio anteriore sia stata presentata in una fase avanzata o che la parte richiedente non sia stata diligente non basta, da sola, a giustificare il diniego della sospensione.

Nel caso concreto, il Tribunale osserva che il Board of Appeal:

• ha fatto leva sulla tardività della domanda di nullità e sulla presunta mancanza di diligenza della ricorrente;
• ha affermato in termini generali che le parti avevano potuto sviluppare compiutamente le proprie argomentazioni;
• non ha però svolto una reale valutazione preliminare delle probabilità di successo della domanda di nullità;
• non ha verificato se tale domanda potesse incidere sul procedimento di opposizione, evenienza che non poteva essere esclusa in partenza.

Di conseguenza, il Tribunale conclude che il Board of Appeal non ha effettuato il necessario bilanciamento degli interessi delle parti e ha commesso un errore manifesto di valutazione nel respingere la richiesta di sospensione.

Effetti della decisione

Poiché la questione della sospensione doveva essere esaminata prima del merito dell’opposizione, l’accoglimento del secondo motivo comporta l’annullamento integrale della decisione impugnata. Il Tribunale non esamina quindi il primo motivo relativo al rischio di confusione tra TAXMARC e TAXMAN.

Spese

Il Tribunale condanna EUIPO a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale. L’interveniente sopporta le proprie spese. Quanto alle spese del procedimento amministrativo dinanzi al Board of Appeal, il Tribunale rinvia la statuizione al Board di appello alla luce della sentenza.