Tribunale, Sentenza T-117/21

Nullità di un marchio UE figurativo raffigurante una croce sul lato di una scarpa sportiva

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto dinanzi al Tribunale contro una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di marchio dell’Unione europea. Oggetto del contendere è un segno figurativo applicato lateralmente a calzature sportive, costituito da una croce o da due strisce incrociate inclinate verso destra.

Fatti e procedimento amministrativo

Munich, SL aveva depositato nel 2002 la domanda di registrazione del marchio figurativo per prodotti della classe 25, cioè � calzature sportive � e il marchio era stato registrato nel 2004. Nel 2011 Deichmann SE aveva chiesto la dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 52(1)(a) del regolamento n. 207/2009, corrispondente all’attuale articolo 59(1)(a) del regolamento 2017/1001, sostenendo che il segno fosse privo di carattere distintivo. La Cancellation Division aveva respinto la domanda e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, rilevando che molti operatori del settore usavano semplici motivi laterali sulle scarpe sportive come indicatori di origine commerciale e che gli elementi prodotti dalla richiedente nullità, anziché infirmare tale conclusione, la confermavano.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è stata presentata il 6 novembre 2002, la fondatezza sostanziale della controversia va valutata alla luce del regolamento n. 40/94. Le norme procedurali applicabili sono invece quelle del regolamento 2017/1001. Di conseguenza, i riferimenti contenuti nella decisione impugnata agli articoli 59(1)(a) e 7(1)(b) del regolamento 2017/1001 devono essere letti come riferiti agli articoli 51(1)(a) e 7(1)(b) del regolamento n. 40/94, dal contenuto identico nel caso di specie.

Primo motivo: difetto di motivazione

Deichmann sosteneva che la decisione dell’EUIPO non fosse sufficientemente motivata, perché la commissione di ricorso non avrebbe menzionato in modo adeguato il contenuto dell’allegato A3 e avrebbe fondato il proprio ragionamento su una premessa fattuale errata, ossia l’esistenza di precedenti registrazioni di marchi. Il Tribunale ricorda che l’obbligo di motivazione ex articolo 94(1), prima frase, del regolamento 2017/1001 ha la stessa portata dell’articolo 296 TFUE: la decisione deve esporre in modo chiaro e inequivoco le ragioni essenziali, senza dover rispondere punto per punto a tutte le argomentazioni delle parti. Inoltre, la motivazione può essere implicita e va letta anche nel contesto della decisione della Cancellation Division. Nel caso concreto, dalle considerazioni contenute nei paragrafi 19 e 20 della decisione impugnata, e dalla decisione di primo grado, emergeva chiaramente che la commissione di ricorso aveva ritenuto dimostrato l’uso diffuso di semplici motivi laterali sulle scarpe sportive e aveva considerato irrilevante l’argomento secondo cui il segno sarebbe stato solo decorativo. Il Tribunale ha quindi escluso che Deichmann fosse stata privata della possibilità di comprendere la ratio decidendi e di esercitare il controllo giurisdizionale. L’errore relativo alla qualificazione dell’allegato A3 come prova di registrazioni di marchi, anziché di disegni/modelli, è stato qualificato come possibile errore di merito, non come vizio di motivazione. Analogamente, il mancato riferimento analitico a ogni singolo elemento probatorio non integra di per sé violazione dell’obbligo di motivazione.

Secondo motivo: violazione del diritto di essere sentiti

Con il secondo motivo la ricorrente deduceva che la commissione di ricorso si fosse basata su elementi di fatto sui quali non aveva potuto presentare osservazioni, in violazione dell’articolo 94(1), seconda frase, del regolamento 2017/1001 e del diritto di difesa garantito dall’articolo 41(2)(a) della Carta. Il Tribunale respinge la censura osservando che i riferimenti della commissione di ricorso alle “past and present trade mark registrations” si inserivano nel perimetro del materiale già prodotto dalla stessa ricorrente, in particolare gli allegati A1-A3. La questione delle presunte registrazioni di marchi simili era peraltro già stata dibattuta nel procedimento amministrativo, anche con il richiamo di esempi forniti dall’interveniente. Di conseguenza, non si poteva parlare di elemento nuovo rispetto al quale la ricorrente fosse stata sorpresa o privata del contraddittorio. L’eventuale confusione tra registrazioni di marchi e registrazioni di disegni/modelli è stata nuovamente ritenuta una questione attinente al merito della valutazione probatoria, non al diritto di essere sentiti.

Terzo motivo: carattere distintivo del segno

Il terzo motivo riguardava il cuore della controversia: se il segno figurativo applicato sulla scarpa fosse privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7(1)(b) del regolamento n. 40/94. Il Tribunale ricorda i principi consolidati: un marchio è distintivo se consente al pubblico rilevante di identificare i prodotti come provenienti da una determinata impresa; è sufficiente un minimo di capacità distintiva; la valutazione va compiuta in relazione ai prodotti interessati e alla percezione del consumatore medio, ragionevolmente informato e avveduto. Nel caso di specie, il pubblico rilevante era quello generale con livello medio di attenzione. Il segno era presentato come motivo da apporre sulla parte laterale della scarpa, non come rappresentazione tridimensionale della scarpa stessa. Il Tribunale osserva inoltre che il segno poteva essere percepito come una croce o come un insieme di strisce incrociate, anche avvicinabile alla lettera “X”. Quanto al merito, il Tribunale afferma che un disegno semplice e banale non acquisisce automaticamente carattere distintivo solo perché collocato sul lato della scarpa: il mercato delle calzature sportive è caratterizzato da un uso diffuso di motivi semplici laterali, spesso anche decorativi. Accogliere l’idea opposta significherebbe consentire l’appropriazione esclusiva di forme elementari che devono rimanere disponibili a tutti, salvo acquisizione del carattere distintivo per uso. Gli elementi probatori prodotti da Deichmann non erano idonei a dimostrare la mancanza di distintività del segno contestato. In particolare, la prova relativa a modelli commercializzati e a disegni/modelli registrati non bastava a dimostrare che il pubblico percepisse il segno come non distintivo. Anzi, alcuni elementi richiamati nel fascicolo confermavano l’esistenza di segni simili registrati come marchi, il che deponeva nel senso opposto. Il Tribunale ha anche ricordato che nella precedente causa tra le stesse parti relativa a revoca del medesimo segno aveva già indirettamente riconosciuto un minimo di distintività del marchio. Infine, l’argomento relativo alle speciali condizioni dei marchi indissociabili dall’aspetto del prodotto è stato ritenuto inconferente, poiché il segno in questione non era la raffigurazione del prodotto ma un motivo apposto su di esso.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Ha quindi confermato la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva escluso la nullità del marchio per mancanza di carattere distintivo. In applicazione dell’articolo 134(1) del regolamento di procedura, Deichmann SE è stata condannata alle spese dell’EUIPO e dell’interveniente Munich, SL.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

• la motivazione di una decisione dell’EUIPO è sufficiente se consente alle parti di comprendere le ragioni essenziali della decisione e al giudice dell’Unione di esercitare il controllo di legittimità;
• il diritto di essere sentiti non è violato quando la decisione si fonda su elementi già discussi nel procedimento e provenienti dal fascicolo noto alle parti;
• in materia di nullità di marchio, il richiedente deve dimostrare specificamente che il segno è privo di carattere distintivo alla data rilevante;
• un semplice motivo grafico posto sul lato di una scarpa sportiva non è automaticamente privo di distintività, dovendosi valutare la percezione del pubblico e la capacità del segno di indicare l’origine commerciale.