Tribunale, Sentenza T-4/21

Opposizione tra i marchi ASI ADVANCED SUPERABRASIVES e ADI

La pronuncia riguarda un ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso di EUIPO in un procedimento di opposizione tra marchi dell’Unione europea. Il tema centrale è il rischio di confusione tra il segno richiesto ASI ADVANCED SUPERABRASIVES e i marchi anteriori ADI, nonché la legittimità del rinvio della causa alla Divisione di opposizione per ulteriori accertamenti.

Fatti e iter amministrativo

Advanced Superabrasives, Inc. aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo UE per prodotti di classe 7. Adi Srl aveva proposto opposizione sulla base di un marchio figurativo UE e di un marchio denominativo UE anteriori, entrambi per prodotti della medesima classe, invocando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio UE.

La Divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione, ritenendo che la distintività dei marchi anteriori fosse normale e che non fosse stata dedotta in modo espresso una distintività accresciuta. La commissione di ricorso ha invece annullato tale decisione, rilevando un vizio procedurale per mancato esame della pretesa distintività accresciuta, e ha rimesso la causa alla Divisione di opposizione affinché riesaminasse anche l’uso del marchio e, se necessario, il confronto tra i prodotti e la valutazione complessiva del rischio di confusione.

Normativa applicabile

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione è stata depositata il 31 agosto 2017, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009, corrispondente all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Quanto alle norme procedurali, si applicano il regolamento 2017/1001 e il regolamento delegato 2018/625.

Primo motivo: somiglianza tra i segni e rischio di confusione

Il ricorrente contestava la valutazione della somiglianza visiva e concettuale tra il marchio anteriore figurativo ADI e il marchio richiesto.

Il Tribunale ricorda i criteri consolidati per il rischio di confusione:

• valutazione globale del segno e dei prodotti;
• considerazione dell’impressione d’insieme;
• rilevanza degli elementi distintivi e dominanti;
• carattere cumulativo di somiglianza tra i marchi e somiglianza tra i prodotti.

Nel caso concreto, il Tribunale osserva che:

• i segni condividono un elemento verbale di tre lettere, con due lettere identiche nelle stesse posizioni iniziale e finale;
• il solo elemento differente è la lettera centrale;
• le differenze grafiche e di impaginazione non bastano a escludere una somiglianza visiva almeno media;
• l’elemento figurativo del diamante, presente in entrambi i marchi, è simile e non trascurabile per dimensione e posizione, pur avendo distintività debole.

Quanto al profilo concettuale, il Tribunale conferma che i termini “ADI” e “ASI” non hanno un significato chiaro per il pubblico rilevante; tuttavia, il richiamo comune al diamante produce una limitata identità concettuale. Proprio perché tale concetto è debole o quasi descrittivo per i prodotti in causa, il suo impatto sulla valutazione globale è ridotto.

Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso non ha commesso errori nel ritenere i segni visivamente almeno mediamente simili e concettualmente identici solo in misura limitata, con conseguente conferma della valutazione impugnata.

Secondo e quarto motivo: rinvio alla Divisione di opposizione

Il ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avrebbe dovuto decidere essa stessa sulla distintività accresciuta dei marchi anteriori, anziché rimettere la causa alla Divisione di opposizione.

Il Tribunale richiama l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, che attribuisce alla commissione di ricorso un ampio potere discrezionale: essa può decidere nel merito oppure rinviare il caso all’istanza inferiore per ulteriori sviluppi. Nel caso concreto, la commissione aveva rilevato che la Divisione di opposizione non aveva esaminato, alla luce delle prove prodotte, l’argomento della distintività accresciuta; ha quindi annullato la decisione e rinviato la causa per consentire il riesame completo, anche nell’interesse legittimo delle parti a ottenere una doppia valutazione amministrativa.

Il Tribunale precisa inoltre che l’articolo 27, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato 2018/625 delimita l’oggetto del sindacato in appello, ma non limita il potere di rinvio conferito dal regolamento di base. Non vi è dunque violazione delle norme procedurali invocate.

Terzo motivo: uso del marchio e distintività accresciuta

Il ricorrente contestava l’uso, ai fini della distintività accresciuta, delle stesse prove prodotte per dimostrare l’uso dei marchi anteriori.

Il Tribunale ricorda che l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 consente a EUIPO di ignorare prove tardive, ma che giurisprudenza costante riconosce come prova dell’uso e prova della reputazione o della distintività accresciuta siano strettamente connesse. In tale prospettiva, non sarebbe formalistico escludere a priori che documenti depositati per dimostrare l’uso possano essere valutati anche ai fini della distintività accresciuta.

Nel caso concreto, il Tribunale osserva che le prove erano state depositate nel procedimento di opposizione, quindi non erano prove nuove presentate per la prima volta in appello. Ne consegue che l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 non era neppure applicabile. La commissione di ricorso poteva dunque legittimamente considerare tali elementi ai fini del riesame da svolgere davanti alla Divisione di opposizione.

Decisione e conseguenze sulle spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di Advanced Superabrasives, confermando la decisione impugnata. Il ricorrente è condannato alle spese, in conformità alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.

Principi ricavabili

La pronuncia ribadisce che, nel giudizio sul rischio di confusione, una sigla breve condividendo due lettere e un elemento figurativo comune può essere ritenuta visivamente simile anche quando vi siano differenze tipografiche e di collocazione. Inoltre, conferma l’ampia discrezionalità della commissione di ricorso nel decidere se trattenere la causa o rinviarla all’istanza inferiore e ammette un uso non formalistico delle prove dell’uso come prove della distintività accresciuta o della reputazione dei marchi anteriori.