Tribunale, Sentenza T-557/19

Marchio UE figurativo 7Seven: restitutio in integrum e mancato rinnovo della registrazione

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da Seven SpA contro una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO. Al centro della controversia vi sono il mancato rinnovo della registrazione di un marchio dell’Unione europea e la successiva richiesta di restitutio in integrum presentata dalla licenziataria del segno.

Fatti e procedimento amministrativo

Seven SpA aveva originariamente depositato la domanda di registrazione del marchio figurativo nel 1997; il marchio era stato registrato nel 2001 per prodotti delle classi 16, 18 e 25. Nel 2005 la società aveva ceduto il marchio alla Seven Licensing Company Sàrl per i prodotti della classe 25, divenendone licenziataria; la licenza, tuttavia, non era stata iscritta nel registro. Dopo ulteriori trasferimenti, nel 2013 il marchio era passato alla Seven7 Investment PTE Ltd.

L’EUIPO aveva informato la titolare che il periodo di tutela sarebbe scaduto il 22 luglio 2017 e che il rinnovo poteva essere richiesto entro il 24 luglio 2017, con possibilità di proroga fino al 22 gennaio 2018 mediante sopratassa. Poiché nessuna domanda di rinnovo era stata presentata, l’EUIPO aveva notificato la cessazione della tutela. Solo il 21 luglio 2018 Seven SpA depositava una richiesta di restitutio in integrum ai sensi dell’articolo 104 del regolamento 2017/1001, sostenendo che la titolare non l’aveva avvisata della mancata intenzione di rinnovare, in violazione degli obblighi contrattuali.

Il dipartimento competente dell’EUIPO respingeva la richiesta; la commissione di ricorso confermava, affermando che la ricorrente non aveva dimostrato la diligenza dovuta e che, in ogni caso, il rinnovo avrebbe dovuto essere richiesto dalla titolare o da un soggetto da essa espressamente autorizzato entro il termine utile.

Questioni giuridiche esaminate dal Tribunale

Il Tribunale ha esaminato cinque motivi di ricorso, relativi in sintesi a:

• la pretesa violazione degli articoli 53 e 104 del regolamento 2017/1001 e del principio di effettività, per avere l’EUIPO negato al licenziatario un autonomo diritto di chiedere il rinnovo e la restitutio in integrum;
• la pretesa tempestività della richiesta di reintegro e della domanda di rinnovo;
• la pretesa prova, da parte della ricorrente, di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze;
• l’asserita inefficacia delle misure indicate dalla commissione di ricorso;
• la pretesa violazione del principio generale di tutela conferita dal marchio UE, richiamato dal considerando 11 del regolamento 2017/1001.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 53 del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il rinnovo della registrazione è chiesto dal titolare del marchio UE o da persona da lui esplicitamente autorizzata;
• l’articolo 104 del medesimo regolamento, che disciplina la restitutio in integrum quando una parte nel procedimento dinanzi all’EUIPO, nonostante tutta la diligenza dovuta, non sia stata in grado di osservare un termine e abbia perso un diritto;
• il considerando 11 del regolamento 2017/1001, relativo alla funzione d’origine e alla tutela del marchio;
• le norme procedurali del Tribunale sugli aspetti processuali e sulle spese.

Ragionamento del Tribunale sulla legittimazione del licenziatario

Il punto centrale della motivazione è l’interpretazione combinata degli articoli 53 e 104 del regolamento 2017/1001. Il Tribunale osserva che il rinnovo può essere richiesto solo dal titolare del marchio o da un soggetto da lui espressamente autorizzato, e che il termine per il rinnovo decorre indipendentemente da tale autorizzazione. Ne deriva che il procedimento di rinnovo si chiude allo spirare del termine previsto dall’articolo 53, paragrafo 3.

Nel caso di specie, Seven SpA aveva ricevuto l’autorizzazione della titolare solo il 17 luglio 2018, cioè dopo la scadenza del termine per domandare il rinnovo e quasi un anno dopo la cessazione della registrazione. Pertanto, essa non poteva essere considerata parte del procedimento di rinnovo ai sensi dell’articolo 53, né "parte in un procedimento dinanzi all’EUIPO" ai sensi dell’articolo 104. Il Tribunale conclude quindi che la ricorrente non poteva chiedere in proprio la restitutio in integrum come se avesse perso un diritto proprio; essa aveva agito, in sostanza, in nome e per conto della titolare, e le condizioni di ricevibilità andavano verificate in capo a quest’ultima.

Il Tribunale precisa inoltre che tale interpretazione è coerente con il principio di effettività e con la certezza del diritto, perché assicura una chiara individuazione dei termini e impedisce che il titolare eluda le conseguenze della propria inerzia mediante autorizzazioni tardive rilasciate a terzi.

Diligenza dovuta e tempestività della richiesta di reintegro

Quanto alla dedotta tempestività della richiesta di restitutio in integrum, il Tribunale respinge l’argomento secondo cui il termine di due mesi ex articolo 104, paragrafo 2, avrebbe iniziato a decorrere solo dal rilascio dell’autorizzazione del 17 luglio 2018. Il mancato rinnovo non era infatti imputabile a un impedimento ai sensi dell’articolo 104, ma alla scelta o inerzia della titolare, che era stata previamente informata della scadenza.

Il Tribunale ribadisce che l’articolo 104 è di stretta interpretazione, trattandosi di una deroga a termini che attengono alla certezza del diritto e all’ordine pubblico processuale. La richiesta non soddisfaceva quindi le condizioni di ricevibilità, e il richiamo della ricorrente ai rapporti contrattuali con la titolare era irrilevante nei confronti dell’EUIPO, potendo al più rilevare sul piano della responsabilità contrattuale interna.

Principio di tutela del marchio UE e dominio pubblico

Il quinto motivo viene parimenti respinto. Il Tribunale chiarisce che il considerando 11 del regolamento 2017/1001 mira a proteggere la funzione d’origine del marchio e a prevenire il rischio di confusione, non già a garantire indefinitamente la permanenza di un marchio nel registro dopo la scadenza senza rinnovo.

Un marchio che non viene rinnovato torna, in linea di principio, nel dominio pubblico: ciò favorisce la concorrenza e il progresso e consente ad altri operatori di utilizzare e registrare il segno, ove ne ricorrano i presupposti. La perdita della possibilità di fondare pretese contro marchi successivi deriva quindi dalla mancata tempestiva proroga e non da una violazione del principio di tutela del marchio UE.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Seven SpA alle spese, conformemente all’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che la restitutio in integrum nel diritto dei marchi UE è rimedio eccezionale e di interpretazione restrittiva. Il licenziatario non acquisisce un autonomo diritto al rinnovo solo in virtù della licenza, specie se l’autorizzazione della titolare interviene dopo la scadenza del termine legale. La tutela del marchio UE non impedisce che un segno scaduto senza rinnovo rientri nel pubblico dominio.