Tribunale, Sentenza T-796/16

Marchio tridimensionale: uso effettivo e motivazione dell’EUIPO

La sentenza riguarda un ricorso avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione a una domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale. Il segno richiesto da Underberg consisteva nella forma di un filo d’erba in una bottiglia; l’opposizione era stata proposta da CEDC International sulla base di un marchio francese tridimensionale anteriore.

Fatti e iter amministrativo

Underberg aveva depositato la domanda di marchio nel 1996; il segno era stato pubblicato nel 2003. L’opposizione della ricorrente si fondava, tra l’altro, su un marchio francese tridimensionale anteriore per bevande alcoliche, accompagnato da una descrizione che lo qualificava come bottiglia contenente un filo d’erba quasi diagonale nel corpo della bottiglia.

La prima decisione della commissione di ricorso era stata annullata dal Tribunale con sentenza dell’11 dicembre 2014, principalmente per vizi di motivazione e per il mancato adeguato esame delle prove d’uso. In seguito, con decisione del 29 agosto 2016, la quarta commissione di ricorso ha nuovamente respinto il ricorso di CEDC International.

Normativa applicabile ratione temporis

Il Tribunale ha distinto tra diritto sostanziale e diritto processuale: poiché la domanda di marchio era stata depositata nel 1996, la controversia era disciplinata, quanto al merito, dal regolamento n. 40/94; poiché la decisione impugnata era del 2016, si applicavano invece le norme processuali del regolamento n. 207/2009, come modificate dal regolamento 2015/2424, nei limiti pertinenti.

Prima questione: nozione di uso effettivo del marchio anteriore

Il nucleo del secondo motivo verteva sulla prova dell’uso effettivo del marchio anteriore ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94, applicabile ai marchi nazionali anteriori tramite l’articolo 43, paragrafi 2 e 3. Il Tribunale ha ribadito che la nozione di uso effettivo va valutata secondo il diritto dell’Unione e non secondo il diritto nazionale del marchio anteriore.

Per provare l’uso effettivo occorreva dimostrare che il marchio fosse stato usato nella forma registrata oppure in una forma che non ne alterasse il carattere distintivo. Il Tribunale ha quindi esaminato quale fosse esattamente l’oggetto della tutela conferita dal marchio francese anteriore.

Oggetto della tutela del marchio tridimensionale: rappresentazione e descrizione

Il Tribunale ha ricordato i principi consolidati:

• l’articolo 4 del regolamento n. 40/94 richiede che l’oggetto e la portata della tutela siano chiaramente e precisamente determinati;
• la rappresentazione del marchio deve essere chiara, precisa, completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e oggettiva;
• una eventuale descrizione può solo chiarire la rappresentazione, non contraddirla né ampliarne il contenuto.

Nel caso concreto, la rappresentazione registrata mostrava una bottiglia comune con una linea dritta e diagonale. La descrizione depositata parlava invece di un filo d’erba in posizione quasi diagonale all’interno della bottiglia. Il Tribunale ha ritenuto che la descrizione non corrispondesse alla rappresentazione: nella figura registrata si vedeva una linea, non un filo d’erba, e neppure risultava chiaramente che essa fosse all’interno della bottiglia. Perciò la descrizione non poteva modificare l’oggetto della tutela.

Il Tribunale ha inoltre precisato che la sentenza di annullamento del 2014 non aveva deciso nel merito sull’oggetto della tutela, ma aveva soltanto censurato il difetto di motivazione in ordine alle prove d’uso. È stato dunque confermato che il marchio anteriore tutelava una bottiglia di forma comune con una linea dritta diagonale, e non il concetto astratto di un filo d’erba in una bottiglia.

Valutazione delle prove d’uso: assenza di uso identico o equivalente

Esaminando le prove prodotte, il Tribunale ha condiviso la valutazione dell’EUIPO secondo cui nessuna delle immagini mostrava il marchio nella forma esattamente registrata. Le linee visibili sulle bottiglie commercializzate differivano per natura, lunghezza e posizione dalla linea della registrazione: erano spesso più lunghe, talvolta incurvate, e collocate diversamente.

Poiché il marchio anteriore era estremamente semplice e solo debolmente distintivo, anche variazioni minime potevano alterarne il carattere distintivo. Le differenze riscontrate non erano quindi trascurabili e non rientravano nella cosiddetta "legge delle varianti autorizzate" di cui all’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 40/94.

Uso congiunto con altri marchi e presenza dell’etichetta

La ricorrente sosteneva che il marchio potesse essere usato insieme ad altri segni, in particolare con l’etichetta recante la denominazione ŻUBRÓWKA BISON VODKA e i relativi elementi grafici. Il Tribunale ha riconosciuto in astratto la possibilità che un marchio sia usato congiuntamente ad altri marchi, purché continui a essere percepito come indicazione di origine.

Nel caso di specie, tuttavia, l’etichetta non trasparente copriva la quasi totalità della bottiglia e rendeva difficile percepire il segno contestato. Inoltre, la ricorrente non aveva dimostrato che il pubblico vedesse quel segno come indicazione di origine autonoma e indipendente dagli altri elementi presenti sul prodotto. Ne è derivato che l’uso congiunto non valeva a provare l’uso effettivo del marchio anteriore.

Terza censura: rinvio a una decisione anteriore annullata e difetto di motivazione

Sul terzo motivo, il Tribunale ha accolto la censura relativa ai motivi di opposizione fondati sull’articolo 8, paragrafi 3 e 4. La commissione di ricorso, al punto 48 della decisione impugnata, si era limitata a rinviare alla motivazione della propria decisione del 26 marzo 2012 nel procedimento R 2506/2010-4.

Il Tribunale ha osservato che quella decisione era stata annullata integralmente con sentenza passata in giudicato. Poiché una sentenza di annullamento elimina retroattivamente l’atto dall’ordinamento, la commissione non poteva fondare la nuova decisione su un atto giuridicamente inesistente. Ne è conseguito un difetto di motivazione in violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.

Dispositivo e conseguenze sulle spese

La decisione impugnata è stata annullata solo nella parte in cui riguardava i motivi di opposizione previsti dall’articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 207/2009. Il ricorso è stato respinto per il resto, in particolare per quanto concerne il motivo di opposizione fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b). Le spese sono state compensate, con ciascuna parte che sopporta le proprie spese.

Principi affermati

• La tutela di un marchio tridimensionale è determinata dalla sua rappresentazione registrata; la descrizione può solo chiarire, non alterare o ampliare.
• Il titolare non può far valere, in sede di prova dell’uso effettivo, un oggetto di tutela diverso da quello risultante dalla registrazione.
• Per marchi semplici e debolmente distintivi, variazioni relativamente modeste possono costituire alterazioni del carattere distintivo.
• Un uso congiunto con altri marchi può valere come uso effettivo solo se il marchio resta percepito autonomamente come indicazione di origine.
• Un rinvio a una decisione amministrativa annullata integralmente dal giudice dell’Unione non è idoneo a motivare una nuova decisione dell’EUIPO.