Tribunale, Sentenza T-207/20

Marchio dell’Unione europea: seconda domanda di nullità e condizioni di ricevibilità

La sentenza riguarda un ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di dichiarazione di nullità relativo al marchio figurativo PALLADIUM HOTELS & RESORTS. Il Tribunale esamina sia il regime sostanziale applicabile alle domande di nullità, sia la motivazione della decisione amministrativa in ordine alla ricevibilità della seconda domanda proposta dalla stessa ricorrente.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio contestato era stato depositato nel 2002 e registrato nel 2005 per servizi della classe 43. Nel 2006 la Residencial Palladium aveva presentato una prima domanda di nullità, poi ritirata, e il procedimento fu chiuso dalla divisione di annullamento. Nel 2017 la stessa società aveva presentato una seconda domanda di nullità, fondata, tra l’altro, sulla mala fede e su diritti anteriori diversi; la divisione di annullamento aveva dichiarato irricevibile la parte basata sull’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 ritenendo applicabile la preclusione di cui all’articolo 60, paragrafo 4.

Questioni giuridiche esaminate

Il ricorso poneva sostanzialmente due profili:

• se l’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 impedisca una nuova domanda di nullità basata su un diritto anteriore che avrebbe potuto essere invocato nella prima domanda;
• se tale preclusione operi anche quando la nuova domanda si fonda sullo stesso diritto anteriore già dedotto nella prima domanda, e come si coordini con l’articolo 56, paragrafo 3, relativo all’inammissibilità dopo una decisione nel merito definitiva.

Normativa rilevante

Il Tribunale ricorda che, per il profilo sostanziale, si applica il regolamento n. 40/94, come modificato, mentre per il profilo procedurale si applicano il regolamento n. 207/2009 e il regolamento 2017/1001. I riferimenti centrali sono:

• articolo 53, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009;
• articolo 56, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009;
• articoli corrispondenti del regolamento 2017/1001 richiamati nella decisione impugnata;
• articolo 94 del regolamento 2017/1001 e articolo 41, paragrafo 2, della Carta, sul dovere di motivazione.

Ragionamento del Tribunale sull’interpretazione delle disposizioni

Il Tribunale distingue nettamente due ipotesi.

Per le domande fondate sullo stesso diritto anteriore, rileva che l’articolo 56, paragrafo 3, disciplina il caso in cui una nuova domanda abbia lo stesso oggetto e la stessa causa di una precedente domanda tra le stesse parti e sia intervenuta una decisione nel merito definitiva. In tale ipotesi, se la prima domanda è stata ritirata o dichiarata irricevibile, la nuova domanda non è automaticamente preclusa da questa disposizione.

Per le domande fondate su diritti anteriori diversi, il Tribunale afferma che l’articolo 53, paragrafo 4, impedisce di presentare una nuova domanda basata su un diritto anteriore che avrebbe potuto essere fatto valere sin dalla prima domanda. La norma mira a evitare che il richiedente moltiplichi le domande di nullità contro lo stesso marchio usando successivamente diritti anteriori che avrebbe potuto cumulare inizialmente.

Da ciò deriva che la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto nel ritenere che l’articolo 53, paragrafo 4, si applichi sia ai diritti anteriori diversi sia allo stesso diritto anteriore già invocato in precedenza. Se si tratta dello stesso diritto, viene in rilievo l’articolo 56, paragrafo 3; se si tratta di un diritto diverso ma già disponibile al momento della prima domanda, opera l’articolo 53, paragrafo 4.

Applicazione al caso concreto e problema di motivazione

Pur avendo riconosciuto l’errore di diritto, il Tribunale non può verificare se esso sia decisivo senza sapere con precisione quali diritti anteriori fossero stati invocati nella prima e nella seconda domanda di nullità. La decisione impugnata, infatti, è imprecisa e contraddittoria nell’individuazione dei diritti anteriori: non consente di stabilire con certezza se la seconda domanda si basasse sullo stesso diritto già dedotto nella prima oppure su un diritto diverso.

Il Tribunale richiama quindi l’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 41, paragrafo 2, della Carta, dall’articolo 94 del regolamento 2017/1001 e dall’articolo 296 TFUE. Poiché la motivazione non permetteva né alle parti né al giudice di controllare correttamente la legittimità della decisione, il Tribunale rileva d’ufficio il vizio di motivazione.

Decisione

La decisione della commissione di ricorso viene annullata per violazione dell’obbligo di motivazione. Il resto del ricorso è respinto, in particolare la domanda volta a ottenere un’ingiunzione nei confronti dell’EUIPO, perché il Tribunale non è competente a pronunciare ordini di fare contro le istituzioni dell’Unione.

Portata pratica

La pronuncia è rilevante per la gestione strategica dei procedimenti di nullità dinanzi all’EUIPO: chi agisce in nullità deve concentrare, già nella prima domanda, tutti i diritti anteriori disponibili, perché non potrà poi proporre una nuova domanda su diritti ulteriori che avrebbe potuto invocare in precedenza. Al tempo stesso, la sentenza conferma che la preclusione non opera in modo indistinto quando la seconda domanda ripropone il medesimo diritto anteriore, ipotesi che va valutata alla luce del regime di cosa decisa dell’articolo 56, paragrafo 3.