Tribunale, Sentenza T-274/20

Marchio UE raffigurante una tonalità di arancione: riqualificazione d'ufficio e diritto di difesa

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO in un procedimento di nullità relativo al marchio UE n. 747949, rappresentato come una tonalità di arancione e registrato per vini champagne. La controversia ruota attorno alla qualificazione del segno e ai limiti dell'esame d'ufficio dell'EUIPO nei procedimenti inter partes di nullità.

Fatti e iter amministrativo

Nel 1998 la predecessora di MHCS depositava una domanda di marchio UE, descritta nel modulo come marchio figurativo, ma con indicazione della protezione rivendicata per un colore arancione definito mediante coordinate cromatiche scientifiche. Dopo un primo rigetto per difetto di carattere distintivo, la seconda commissione di ricorso aveva ritenuto che la domanda dovesse essere intesa come domanda di marchio di colore e aveva riconosciuto l'acquisizione del carattere distintivo per uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94.

Nel 2015 Lidl Stiftung & Co. KG chiedeva la dichiarazione di nullità del marchio, invocando l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b). La divisione di cancellazione respingeva la domanda di nullità, ritenendo che il segno fosse in sostanza un marchio di colore per se e che i requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento n. 40/94 fossero soddisfatti.

La prima commissione di ricorso annullava invece tale decisione e rinviava la causa alla divisione di cancellazione, affermando che il segno doveva essere considerato come marchio figurativo con un colore specifico e che questa qualificazione poteva incidere sull'analisi del carattere distintivo. La commissione riteneva inoltre necessario consentire alle parti di adattare le proprie osservazioni.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva quattro motivi, tra cui in particolare:

• violazione dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, per aver la commissione di ricorso esaminato d'ufficio una questione non sollevata dalle parti;
• violazione dell'articolo 94 del regolamento 2017/1001 e dell'articolo 41, paragrafo 2, della Carta, per mancata previa audizione sulla nuova qualificazione del segno;
• violazione dei principi di legittimo affidamento e certezza del diritto;
• erronea riqualificazione del marchio rispetto alla domanda originaria.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama anzitutto il regime processuale applicabile ratione temporis: il procedimento di nullità era disciplinato dalle norme procedurali del regolamento n. 207/2009, mentre il ricorso al Tribunale e la decisione impugnata ricadevano sotto il regolamento 2017/1001.

Tra le disposizioni centrali figurano:

• l'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, che impone all'EUIPO di esaminare d'ufficio i fatti, ma limita nei procedimenti di nullità l'esame ai motivi e agli argomenti delle parti;
• l'articolo 94, che sancisce il principio secondo cui le decisioni dell'EUIPO possono fondarsi solo su motivi o prove sui quali le parti hanno avuto occasione di prendere posizione;
• l'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, sul diritto a essere ascoltati;
• l'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625, che restringe l'esame d'appello alle censure dedotte e consente l'esame di questioni giuridiche d'ufficio solo in casi eccezionali.

Ragionamento del Tribunale sull'articolo 95, paragrafo 1

Il Tribunale ricorda che, nelle procedure di registrazione e in presenza di motivi assoluti di rifiuto, l'EUIPO ha un dovere di esame d'ufficio dei fatti rilevanti. Tuttavia, nei procedimenti di nullità, il marchio registrato beneficia di una presunzione di validità e, quindi, l'esame d'ufficio dell'EUIPO è più limitato: spetta alla parte che agisce in nullità dedurre i fatti specifici che mettono in discussione la validità del marchio.

Nel caso concreto, la questione della natura del segno non era stata proposta dalle parti davanti alla prima commissione di ricorso, né costituiva un fatto notorio o una questione necessaria per la corretta applicazione del regolamento. Il Tribunale osserva inoltre che la questione era già stata affrontata nel procedimento di registrazione, nel quale la seconda commissione di ricorso aveva già qualificato il segno come marchio di colore. La prima commissione di ricorso ha dunque oltrepassato i limiti del proprio potere di esame, in violazione dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, letto con l'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato 2018/625.

Ragionamento del Tribunale sul diritto di essere sentito

Il Tribunale accoglie anche il motivo relativo all'articolo 94 del regolamento 2017/1001. La prima commissione di ricorso aveva fondato la propria decisione su una qualificazione del segno mai discussa con le parti, in particolare con la ricorrente. Ciò integra una violazione del diritto di difesa, poiché una decisione dell'EUIPO non può essere adottata sulla base di elementi sui quali le parti non hanno potuto presentare osservazioni.

Il Tribunale respinge l'argomento secondo cui il rinvio alla divisione di cancellazione avrebbe sanato il vizio, rilevando che l'interpretazione della commissione di ricorso era vincolante per la divisione di cancellazione ex articolo 71, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. Di conseguenza, il rinvio non eliminava la lesione del contraddittorio.

Decisione e conseguenze processuali

Il Tribunale annulla la decisione della prima commissione di ricorso del 24 febbraio 2020. Condanna EUIPO e Lidl Stiftung & Co. KG a sopportare le proprie spese e a rimborsare, in parti uguali, le spese sostenute da MHCS.

Principio affermato

La sentenza ribadisce che, nei procedimenti di nullità dinanzi all'EUIPO, la commissione di ricorso non può introdurre d'ufficio una contestazione nuova e decisiva sulla natura del marchio registrato se tale questione non è stata sollevata dalle parti e non rientra nelle eccezioni ammesse dalla normativa. Se la commissione intende comunque fondare la decisione su tale questione, deve previamente consentire alle parti di esprimersi, pena la violazione dei limiti dell'esame e dei diritti di difesa.