Tribunale, Sentenza T-555/21

Nullità di un disegno/modello comunitario per funzione tecnica esclusiva

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Tinnus Enterprises LLC avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato la nullità di un disegno/modello comunitario registrato per "fluid distribution equipment". Il Tribunale esamina se le caratteristiche dell’aspetto del prodotto siano state correttamente considerate come esclusivamente dettate dalla funzione tecnica, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

Fatti e procedimento amministrativo

Mystic Products Import & Export, SL aveva chiesto la dichiarazione di nullità del disegno/modello registrato n. 1431829-0003, ottenuto da Tinnus Enterprises con domanda multipla del 10 marzo 2015. L’Invalidity Division aveva accolto la domanda di nullità il 30 aprile 2018 sulla base dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato con l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Dopo un procedimento di ricorso, la terza commissione di ricorso ha confermato la nullità, ritenendo che il disegno sussistesse in caratteristiche di aspetto del prodotto "solely dictated by its technical function".

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama:

• l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, che definisce il disegno/modello come l’aspetto del prodotto risultante, in particolare, da linee, contorni, colori, forma, texture e/o materiali;
• l’articolo 8, paragrafo 1, che esclude la protezione per le caratteristiche di aspetto dettate unicamente dalla funzione tecnica;
• l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), sulla nullità per mancato rispetto dei requisiti di protezione;
• l’articolo 36, paragrafo 6, e l’articolo 37, paragrafo 4, sul ruolo indicativo della descrizione del prodotto e sulla valutazione separata dei disegni in una domanda multipla;
• l’articolo 63, paragrafo 1, in tema di valutazione complessiva di fatti, argomenti e prove;
• il regolamento (CE) n. 2245/2002 e l’Accordo di Locarno, per la classificazione amministrativa del prodotto.

Primo motivo: identificazione delle caratteristiche di aspetto e onere della prova

Tinnus sosteneva che la commissione di ricorso non avesse preso in considerazione tutte le caratteristiche di aspetto del prodotto, limitandosi a quelle "essenziali", e avesse invertito o comunque mal applicato l’onere della prova. Il Tribunale ricorda che la valutazione ex articolo 8, paragrafo 1, richiede tre passaggi: individuazione della funzione tecnica del prodotto, identificazione delle caratteristiche di aspetto e verifica, alla luce di tutte le circostanze oggettive rilevanti, se tali caratteristiche siano dettate solo dalla funzione tecnica.

Il Tribunale osserva che la commissione di ricorso aveva individuato come caratteristiche rilevanti:

• un corpo con apertura e una serie di fori;
• una serie di tubi cavi collegati al corpo;
• una serie di palloncini gonfiabili collegati alle estremità dei tubi;
• elementi di fissaggio per trattenere i palloncini ai tubi.

Le ulteriori peculiarità invocate dalla ricorrente, come la superficie liscia, la forma allungata dei palloncini sgonfi, la disposizione "a cavolfiore" o "a girasole", la forma esagonale della disposizione, la configurazione dei tubi o il contrasto cromatico, sono state ritenute o non specificamente oggetto di tutela, o descrizioni soggettive, o comunque aspetti funzionali e non frutto di una scelta estetica autonoma. La Corte sottolinea inoltre che, una volta che il richiedente la nullità abbia fornito elementi seri e affidabili, il titolare del disegno deve produrre controprove; ciò è coerente con la giurisprudenza Easy Sanitary Solutions.

Secondo motivo: applicazione dei criteri DOCERAM e circostanze oggettive

La ricorrente contestava l’uso delle circostanze oggettive individuate in DOCERAM, sostenendo che il prodotto fosse in realtà un giocattolo e che la sua apparenza dovesse quindi assumere rilievo maggiore della funzione tecnica. Il Tribunale respinge tale impostazione: la classificazione Locarno serve solo a fini amministrativi e l’indicazione del prodotto non incide sull’ambito di protezione; quindi, anche un’eventuale qualificazione come "giochi e giocattoli" non cambierebbe l’analisi dell’articolo 8, paragrafo 1.

La Corte rileva che la commissione di ricorso ha correttamente valorizzato:

• il brevetto europeo EP 3 005 948 A2 presentato dalla stessa ricorrente;
• l’articolo "Bunch O Balloons";
• la dichiarazione testimoniale del progettista;
• l’esistenza di soluzioni alternative.

Tuttavia, la mera esistenza di alternative non è decisiva: conta se, in concreto, la scelta delle caratteristiche sia stata dettata solo dalla funzione tecnica. Né la vocazione ludica del prodotto, né il fatto che sia destinato a bambini, né la dichiarazione del progettista, giudicata di limitato valore probatorio perché soggettiva e di parte, bastano a escludere la funzione esclusivamente tecnica.

Terzo motivo: preteso criterio errato fondato sul valore estetico

La ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso avesse applicato un test sbagliato, chiedendosi se una caratteristica "arricchisse l’apparenza" del prodotto. Il Tribunale afferma che dal provvedimento impugnato non emerge affatto un simile criterio e che la commissione ha applicato correttamente i principi DOCERAM. Analogamente, non è fondata la critica secondo cui l’analisi si sarebbe concentrata sui componenti del prodotto anziché sulle caratteristiche di aspetto: nel caso di specie i due piani coincidono, e la precedente sentenza T-574/19 aveva già chiarito che ciò non integra un errore di diritto.

Quarto motivo: interpretazione del brevetto europeo e della domanda multipla

La ricorrente contestava la lettura del brevetto europeo, ritenendo che esso non dimostrasse la funzione tecnica di varie caratteristiche, e richiamava le alternative illustrate nello stesso brevetto. Il Tribunale ribadisce che il documento patentuale conteneva informazioni su tutte le caratteristiche individuate e che la presenza di alternative, da sola, non esclude la natura funzionale delle caratteristiche contestate.

Quanto alla domanda multipla di registrazione, la Corte conferma che gli altri disegni registrati per lo stesso prodotto costituivano una circostanza oggettiva pertinente, idonea a mostrare la varietà di soluzioni tecniche adottate per ottenere il medesimo risultato funzionale. Ciò non significa che l’articolo 8, paragrafo 1, si applichi più facilmente ai disegni contenuti in domande multiple: la valutazione resta individuale per ciascun disegno, in linea con l’articolo 37, paragrafo 4.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione dell’EUIPO. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, Tinnus Enterprises è condannata a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle dell’EUIPO.

Principi desumibili dalla pronuncia

La sentenza ribadisce che:

• un disegno/modello è nullo ex articolo 8, paragrafo 1, solo se tutte le caratteristiche dell’aspetto sono dettate unicamente dalla funzione tecnica;
• la valutazione è concreta e basata su circostanze oggettive pertinenti;
• la classificazione Locarno e la descrizione del prodotto non determinano da sole l’esito del giudizio di nullità;
• l’esistenza di alternative o la natura commerciale/ludica del prodotto non sono, di per sé, decisive;
• il titolare del disegno deve attivamente contestare e controprovare gli elementi addotti dal richiedente la nullità.