Tribunale, Ordinanza T-266/23

Opposizione al marchio UE puma soundproofing e tutela del marchio PUMA

La pronuncia è un’ordinanza del Tribunale nell’ambito di un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della prima commissione di ricorso EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. La controversia riguarda l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, invocato dal titolare del marchio anteriore PUMA.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Puma Srl aveva chiesto la registrazione del segno figurativo puma soundproofing per prodotti delle classi 10 e 17, relativi a cabine e materiali fonoassorbenti/fonoisolanti per uso medico e professionale. Puma SE aveva proposto opposizione fondandola sul marchio figurativo anteriore PUMA, registrato per prodotti della classe 25 (abbigliamento, calzature, copricapi).

L’Opposition Division aveva accolto l’opposizione per i prodotti di classe 10 e l’aveva respinta per quelli di classe 17. A seguito dei ricorsi principali e incidentali, la commissione di ricorso ha invece respinto il ricorso principale di Puma SE e accolto il ricorso incidentale di Puma Srl, annullando l’accoglimento dell’opposizione anche per la classe 10.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

• l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, che tutela il marchio anteriore dotato di reputazione contro segni successivi identici o simili anche per prodotti non simili;
• l’articolo 263 TFUE, base del ricorso di annullamento;
• l’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, che consente di decidere con ordinanza motivata quando il ricorso è manifestamente infondato;
• l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, sulla soccombenza e le spese.

Questioni esaminate dal Tribunale

La ricorrente sosteneva che la reputazione molto elevata del marchio PUMA avrebbe dovuto bastare, insieme alla somiglianza dei segni, per ritenere sussistente il nesso richiesto dall’articolo 8, paragrafo 5. A suo avviso, la distanza tra i mercati non escludeva la possibilità che il pubblico collegasse i segni e che si verificassero diluizione, agganciamento parassitario o pregiudizio alla reputazione.

Il Tribunale doveva quindi verificare:

• se la commissione di ricorso avesse errato nel negare l’esistenza di un nesso tra i segni;
• se, in assenza di nesso, potesse comunque configurarsi il rischio di indebito vantaggio o di pregiudizio invocato dalla ricorrente.

Ragionamento del Tribunale sul nesso tra i segni

Il Tribunale ricorda che il nesso tra i marchi va accertato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui:

• grado di somiglianza tra i segni;
• natura e grado di vicinanza o dissimilarità dei prodotti o servizi;
• pubblico di riferimento;
• forza della reputazione del marchio anteriore;
• grado di distintività del marchio anteriore.

Sottolinea inoltre che la reputazione elevata del marchio anteriore non implica automaticamente l’esistenza del nesso. In particolare, anche un marchio molto noto per specifiche categorie di prodotti non determina di per sé un collegamento mentale con segni applicati a prodotti collocati in mercati radicalmente diversi.

Nel caso concreto, il Tribunale evidenzia che:

• i prodotti oggetto del marchio richiesto appartengono a un mercato specifico e limitato, diverso da quello dei prodotti sportivi coperti dal marchio PUMA;
• i pubblici sono differenti: professionisti del settore medico e della costruzione di cabine silenziose/fonoisolanti da un lato, pubblico generale dall’altro;
• i canali commerciali sono completamente diversi;
• non vi sono elementi concreti che dimostrino cooperazione, licenze o altre forme di collegamento commerciale tra imprese dei due settori.

Anche la forte somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni e la reputazione molto elevata del marchio PUMA non bastano, da sole, a imporre la conclusione che il pubblico stabilisca un nesso. La circostanza che i pubblici in parte si sovrappongano non cambia l’esito, poiché prodotti e mercati sono talmente distanti da rendere improbabile che il segno successivo richiami alla mente il marchio anteriore.

Esclusione del pregiudizio o dell’indebito vantaggio

Il Tribunale afferma che, secondo la giurisprudenza, le ipotesi di diluizione, offuscamento o agganciamento presuppongono logicamente che il pubblico stabilisca un nesso tra i segni. In mancanza di tale nesso, il segno contestato non può essere considerato idoneo a trarre indebito vantaggio dalla reputazione del marchio anteriore né a pregiudicarne il carattere distintivo o la reputazione.

Di conseguenza, la doglianza di Puma SE è stata qualificata come manifestamente infondata.

Decisione e spese

Poiché una delle condizioni cumulative dell’articolo 8, paragrafo 5, mancava, il Tribunale ha ritenuto corretta la decisione della commissione di ricorso e ha respinto il ricorso come manifestamente privo di fondamento in diritto, ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura.

Quanto alle spese, Puma SE è stata condannata a sopportare le proprie e a rimborsare quelle sostenute da Puma Srl. EUIPO è stata invece dichiarata tenuta a sopportare le proprie spese, non avendo chiesto la condanna dell’avversario se non in caso di udienza, che non è stata tenuta.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, la notorietà del marchio anteriore e l’elevata somiglianza tra i segni non bastano, da sole, a fondare l’opposizione: è necessario che il pubblico stabilisca un nesso tra i marchi, valutato tenendo conto anche della natura e della distanza dei prodotti, del pubblico e del contesto commerciale. Se i mercati sono radicalmente diversi e mancano elementi concreti di collegamento, non sussiste il nesso e non può configurarsi né indebito vantaggio né pregiudizio alla reputazione o al carattere distintivo del marchio anteriore.