Corte di giustizia, Sentenza C-334/22

Marchio UE su griglie per radiatori di autoveicoli

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Warszawie in una controversia tra Audi AG e un venditore di pezzi di ricambio automobilistici. Il tema centrale è la tutela del marchio dell’Unione europea AUDI rispetto alla commercializzazione di griglie per radiatori non originali contenenti un elemento la cui forma riproduce il marchio o gli somiglia e serve al fissaggio dell’emblema del costruttore.

Fatti e procedimento principale

Audi AG, titolare del marchio figurativo UE AUDI registrato per veicoli e parti, ha agito contro GQ, che vende online griglie per radiatori compatibili con vecchi modelli Audi. Le griglie avevano un elemento progettato per fissare l’emblema Audi e, secondo il giudice del rinvio, tale elemento poteva essere identico o simile al marchio AUDI fino a creare confusione. Audi ha chiesto, tra l’altro, il divieto di pubblicizzare, importare, offrire e commercializzare tali griglie, oltre alla distruzione di esemplari sequestrati.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto in sostanza:

• se l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 impedisca al titolare di vietare l’uso di un segno identico o simile al marchio su pezzi di ricambio destinati a ricevere l’emblema del costruttore, anche in base alla possibilità tecnica di montare l’emblema senza quel segno;
• quali criteri valgano per verificare la conformità alle pratiche di lealtà industriale e commerciale;
• se, in assenza nel diritto dei marchi di una clausola di riparazione analoga a quella dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, il marchio non svolga funzione distintiva in ipotesi di componenti auto;
• se un elemento progettato per il fissaggio dell’emblema possa non essere considerato marchio con funzione distintiva anche quando è identico o simile al marchio stesso.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare l’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/1001, che disciplina i diritti conferiti dal marchio UE e vieta l’uso nel commercio di segni identici o simili in presenza, a seconda dei casi, di identità di prodotti, rischio di confusione o notorietà del marchio. Viene inoltre in rilievo l’articolo 14, che limita gli effetti del marchio e consente, a certe condizioni, l’uso del segno per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi del titolare, specie per accessori o pezzi di ricambio. Sullo sfondo, la Corte richiama l’articolo 19 e l’articolo 110 del regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari, nonché la direttiva 2006/114/CE e la direttiva (UE) 2015/2436.

Ragionamento della Corte sull’articolo 9 del regolamento 2017/1001

La Corte chiarisce che la nozione di "uso" del segno nel commercio implica un comportamento attivo di un terzo nell’ambito di un’attività economica. Nella specie, la forma dell’elemento della griglia, se identica o simile al marchio AUDI, costituisce un segno; la sua apposizione o integrazione nella griglia, nonché l’importazione e l’offerta in vendita delle griglie, rientrano negli usi vietabili ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3.

La Corte osserva che la presenza del segno sulla griglia, visibile al pubblico prima del montaggio dell’emblema, crea un collegamento materiale tra il pezzo di ricambio e il titolare del marchio. Spetta al giudice nazionale verificare se il segno sia identico o simile al marchio e se i prodotti siano identici o simili; in caso di identità, opera l’articolo 9, paragrafo 2, lettera a); in caso di somiglianza, va valutato il rischio di confusione ai sensi della lettera b). Se il marchio è notorio, può operare anche la lettera c), senza necessità di un rischio di confusione, qualora l’uso senza giusto motivo tragga indebito vantaggio o arrechi pregiudizio.

La Corte esclude che la mancanza, nel regolamento 2017/1001, di una clausola di riparazione simile a quella prevista per i disegni e modelli consenta un’analogia in materia di marchi. L’articolo 110 del regolamento n. 6/2002 non deroga al diritto dei marchi; la concorrenza non falsata è già salvaguardata, in ambito marchi, dall’articolo 14 e non è possibile introdurre per via interpretativa una limitazione ulteriore dell’articolo 9.

Ragionamento della Corte sull’articolo 14, paragrafo 1, lettera c)

Quanto alla prima questione, la Corte distingue tra l’uso del marchio per indicare che un prodotto è destinato ad essere integrato in un prodotto del titolare e la riproduzione del segno sul prodotto stesso per imitarne fedelmente l’aspetto. Solo il primo uso può rientrare nella limitazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), se necessario per indicare la destinazione del prodotto e se conforme alle pratiche di lealtà. La seconda ipotesi, invece, eccede l’uso meramente referenziale e non è coperta dalla disposizione.

Per questo motivo, la Corte afferma che è irrilevante stabilire se sia tecnicamente possibile montare l’emblema senza riprodurre il segno: la riproduzione del segno sulla griglia va comunque valutata alla luce dell’articolo 9, non come uso consentito dall’articolo 14.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che:

• l’articolo 9, paragrafi 2 e 3, lettere da a) a c), del regolamento 2017/1001 si applica al terzo che importa e vende griglie per radiatori contenenti un elemento la cui forma è identica o simile al marchio del costruttore, poiché tale condotta costituisce uso di un segno nel commercio che può pregiudicare una o più funzioni del marchio;
• l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 non osta al divieto di tale uso, e la possibilità tecnica di montare l’emblema senza riprodurre il segno è irrilevante.

La seconda questione, sui criteri di lealtà commerciale, resta assorbita dalla risposta resa alla prima.