Tribunale, Sentenza T-300/20

ACCUSÌ contro ACÚSTIC: opposizione in materia di marchio UE

La pronuncia riguarda un ricorso proposto da Nosio SpA avverso una decisione della Prima Commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione alla registrazione del marchio UE denominativo ACCUSÌ. La controversia si colloca nell’ambito dell’articolo 8(1)(b) del regolamento sul marchio UE e concerne, in particolare, il rapporto tra prova dell’uso effettivo del marchio anteriore e valutazione del rischio di confusione.

Fatti e procedimento amministrativo

Nosio SpA aveva chiesto la registrazione del segno ACCUSÌ per prodotti delle classi 32 e 33, in particolare bevande analcoliche e bevande alcoliche, soprattutto vini e spumanti. Tros del Beto, SLU ha presentato opposizione sulla base di diversi marchi anteriori ACÚSTIC, tra cui un marchio UE denominativo registrato per prodotti delle classi 29, 30, 32 e 33, oltre ad altri marchi spagnoli e figurativi.

Il richiedente aveva chiesto la prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori. La Divisione di opposizione aveva ritenuto che non vi fosse rischio di confusione tra i segni e, quindi, aveva respinto l’opposizione senza esaminare l’uso. In appello, la Commissione di ricorso ha annullato tale decisione, ha ritenuto che non si potesse escludere un rischio di confusione e ha rinviato la causa alla Divisione di opposizione per l’esame della prova di uso e una nuova decisione.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale è stato chiamato a verificare:

• se la Commissione di ricorso avesse erroneamente ritenuto che la prova dell’uso effettivo dovesse essere esaminata prima della comparazione dei segni;
• se vi fosse una carenza di motivazione per non aver risposto espressamente a tale questione;
• se la comparazione visiva, fonetica e concettuale dei segni fosse stata correttamente svolta.

Normativa applicabile

Il Tribunale ricorda che la domanda di registrazione era stata depositata il 8 novembre 2016, per cui, quanto al diritto sostanziale, si applica il regolamento (CE) n. 207/2009. Le norme procedurali, invece, sono quelle del regolamento (UE) 2017/1001.

Sono richiamati in particolare:

• l’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009 e dell’attuale regolamento 2017/1001, relativo al rischio di confusione;
• l’articolo 42(2) e l’articolo 15(1) del regolamento n. 207/2009, sulla prova dell’uso effettivo del marchio anteriore;
• l’articolo 71(1) del regolamento 2017/1001, sul potere della Commissione di ricorso di decidere nel merito o rinviare la causa;
• l’articolo 94 del regolamento 2017/1001, sul contenuto della motivazione.

Ragionamento sul rapporto tra uso effettivo e comparazione dei segni

Il Tribunale ribadisce che, quando il titolare del marchio anteriore è invitato a provare l’uso effettivo, tale questione deve in linea di principio essere risolta prima della decisione sull’opposizione, perché incide sulla portata della registrazione anteriore rilevante ai fini dell’esame dell’articolo 8(1)(b).

Tuttavia, la Corte precisa che ciò non significa che l’esame dell’uso effettivo sia sempre un passaggio obbligatorio prima della comparazione dei segni. L’EUIPO e il Tribunale possono infatti effettuare la comparazione partendo da un pubblico rilevante ipotetico, con riferimento ai prodotti o servizi rispetto ai quali il marchio anteriore potrebbe essere considerato registrato. La Commissione di ricorso, nel caso concreto, aveva quindi potuto valutare i segni senza che ciò fosse di per sé incoerente o privo di motivazione.

Il Tribunale rileva anche che la motivazione della decisione impugnata consentiva di comprendere che la Commissione di ricorso aveva ritenuto necessario esaminare la prova di uso perché la somiglianza tra i segni non bastava a escludere il rischio di confusione. Ne deriva che non vi era violazione dell’obbligo di motivazione.

Comparazione visiva, fonetica e concettuale dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale corregge la valutazione della Commissione di ricorso e conclude che la somiglianza è bassa, non media. I due segni hanno alcune lettere in comune, ma presentano differenze rilevanti: il doppio "cc" e l’accento sulla "i" in ACCUSÌ, l’accento sulla "u", la presenza della "t" e la lettera finale "c" in ACÚSTIC. Tali elementi alterano l’impressione complessiva.

Sul piano fonetico, il Tribunale giunge alla stessa conclusione: la somiglianza è bassa. La diversa accentazione e la diversa struttura sillabica producono un’intonazione differente, e la pronuncia del segno ACCUSÌ si distingue nettamente da quella di ACÚSTIC.

Quanto al profilo concettuale, il Tribunale ritiene che ACÚSTIC evochi il concetto di “acustico”, cioè relativo al suono e agli strumenti non amplificati elettronicamente, mentre ACCUSÌ può per una parte del pubblico richiamare il verbo “accusare” e per un’altra non avere alcun significato. I segni sono dunque concettualmente diversi o dissimili a seconda del pubblico considerato. Il Tribunale critica la Commissione di ricorso anche per aver considerato il profilo concettuale neutro e per non aver valutato correttamente il possibile effetto di controbilanciamento dei diversi piani di confronto, che per giurisprudenza va esaminato nella valutazione globale del rischio di confusione.

Esito finale e spese

Nonostante gli errori nella comparazione dei segni, il Tribunale ritiene che essi non bastino a censurare la conclusione della Commissione di ricorso secondo cui non poteva escludersi un rischio di confusione senza prima verificare l’uso effettivo del marchio anteriore. La Commissione di ricorso non aveva quindi commesso un errore decisivo nel rinviare la causa alla Divisione di opposizione ai sensi dell’articolo 71(1) del regolamento 2017/1001.

Il ricorso è pertanto respinto. In ragione delle peculiarità del caso e degli errori comunque riscontrati nella decisione impugnata, il Tribunale dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Principio ricavabile

La pronuncia è rilevante perché chiarisce che, in materia di opposizione per rischio di confusione, la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore ha natura preliminare ma non necessariamente condiziona in ogni caso la comparazione dei segni. Inoltre, conferma che il giudice dell’Unione può correggere singole valutazioni su somiglianza visiva, fonetica e concettuale senza annullare la decisione se resta ferma la conclusione che il rischio di confusione non poteva essere escluso immediatamente.