Tribunale, Sentenza T-416/21

Opposizione a marchio UE ITINERANT e tutela del marchio anteriore del papero

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione tra Itinerant Show Room Srl e Save the Duck SpA. Il Tribunale era chiamato a verificare, da un lato, la ricevibilità di prove prodotte per la prima volta in sede di ricorso amministrativo e, dall’altro, la corretta applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 in materia di marchi notori.

Fatti e procedimento amministrativo

Itinerant Show Room aveva depositato nel 2018 una domanda di marchio figurativo dell’Unione europea per prodotti delle classi 18 e 25, comprendenti, tra l’altro, articoli in cuoio, borse, abbigliamento e calzature. Save the Duck aveva proposto opposizione basata sul proprio marchio figurativo anteriore, registrato nel 2016 per prodotti analoghi delle classi 18 e 25, sostenendo gli impedimenti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001. La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione, ma la commissione di ricorso l’ha accolta, ritenendo che il marchio richiesto traesse indebito vantaggio dalla notorietà in Italia del marchio anteriore per i piumini.

Primo motivo: prove nuove prodotte dinanzi alla commissione di ricorso

La ricorrente contestava la dichiarazione di irricevibilità di documenti depositati per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso. Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, l’EUIPO dispone di un ampio potere discrezionale nel non tener conto di prove tardive, potere incanalato dall’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625. La commissione di ricorso può ammettere tali prove solo se, a un primo esame, sono rilevanti e se la tardività è giustificata da valide ragioni, in particolare quando si tratti di materiale realmente complementare. Nel caso concreto, i documenti da 1 a 27.2 non erano complementari a prove precedenti, perché in primo grado non era stato neppure dedotto il carattere distintivo debole del papero né il carattere ingannevole del messaggio del marchio anteriore; inoltre avrebbero potuto essere prodotti tempestivamente. Il documento 28, un estratto della Camera di Commercio di Padova, è stato ritenuto non rilevante e non necessario per la validità del ricorso. Il motivo è stato quindi respinto.

Secondo motivo: applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001

Il Tribunale ricostruisce i presupposti cumulativi della tutela rafforzata dei marchi notori: esistenza di un marchio anteriore registrato, somiglianza con il marchio contestato, notorietà nel territorio pertinente e rischio che l’uso del segno richiesto tragga indebito vantaggio o rechi pregiudizio al marchio anteriore. Ricorda altresì che non è necessario un rischio di confusione, ma solo la capacità del pubblico di stabilire un nesso tra i segni. Nel caso di specie, il pubblico di riferimento è stato correttamente individuato nel grande pubblico italiano, con attenzione media.

Comparazione dei segni

Il marchio richiesto era un segno complesso composto dalla parola "itinerant" e da un elemento figurativo raffigurante un papero dentro una forma ovale; il marchio anteriore era un marchio puramente figurativo con un papero dentro un cerchio arancione bordato di nero. Il Tribunale ha confermato che l’elemento dominante del marchio richiesto era l’immagine del papero, perché visivamente predominante, collocata al centro e più ampia dell’elemento verbale, mentre "itinerant" non aveva sufficiente forza visiva per distogliere l’attenzione. Le differenze tra i paperi sono state considerate difficilmente percepibili e dunque trascurabili. Sul piano concettuale i segni evocano entrambi l’idea di un papero; sul piano fonetico, il marchio anteriore non produce alcuna comparazione. Il Tribunale ha quindi confermato che i segni sono mediamente simili sul piano visivo e identici sul piano concettuale.

Notorietà del marchio anteriore

La commissione di ricorso aveva valorizzato un insieme di elementi: articoli di stampa e riviste, investimenti pubblicitari, fatture di vendita, premi e riconoscimenti, e un’analisi della presenza sui social media. Il Tribunale ha ritenuto che tali elementi, complessivamente considerati, dimostrassero che al 23 agosto 2018 il marchio anteriore godeva in Italia di una notorietà considerevole presso il grande pubblico per i piumini. È stato inoltre precisato che la notorietà può essere provata anche quando il marchio figurativo appaia in taluni documenti insieme all’elemento verbale "save the duck", purché il pubblico continui a percepire l’origine imprenditoriale dei prodotti, nel caso di specie anche grazie alla predominanza grafica dell’elemento figurativo.

Nesso tra i segni e indebito vantaggio

Sulla base della somiglianza tra i segni, della notorietà del marchio anteriore, della prossimità tra i prodotti e dell’identità del pubblico di riferimento, il Tribunale ha confermato che il pubblico poteva stabilire un nesso mentale tra i segni. Quanto all’indebito vantaggio, la Corte ha ricordato che la nozione di parassitismo riguarda lo sfruttamento dell’immagine o delle caratteristiche proiettate dal marchio notorio, senza necessità di provare un pregiudizio attuale. La ricorrente non aveva dedotto alcun giusto motivo per l’uso del proprio segno. Di conseguenza, era plausibile e non ipotetico il rischio che il marchio richiesto beneficiassse dell’immagine di qualità, sostenibilità, tutela ambientale e beneficenza associata al marchio anteriore, facilitandone la commercializzazione.

Motivo fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

Il Tribunale ha dichiarato inconferente il terzo motivo, perché la commissione di ricorso non aveva esaminato nella decisione impugnata l’opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. La legittimità della decisione va valutata solo sulla base delle ragioni in essa contenute.

Dispositivo e spese

Il ricorso è stato respinto integralmente. Itinerant Show Room Srl è stata condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall’EUIPO e da Save the Duck SpA.