Tribunale, Sentenza T-417/21

Opposizione a marchio UE figurativo ITINERANT e tutela del marchio notorio

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO che, in un procedimento di opposizione, ha respinto la domanda di registrazione del marchio figurativo ITINERANT. La controversia ruota attorno all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, alla ricevibilità di prove nuove in sede di ricorso amministrativo e, in via subordinata, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

Fatti e procedimento amministrativo

Itinerant Show Room Srl aveva depositato una domanda di marchio dell'Unione europea per prodotti delle classi 18 e 25. Save the Duck SpA ha proposto opposizione fondandola sul proprio marchio anteriore figurativo raffigurante un papero all'interno di un cerchio, registrato per prodotti delle medesime classi, invocando gli impedimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento 2017/1001.

La divisione di opposizione aveva respinto integralmente l'opposizione. La commissione di ricorso, invece, ha accolto il gravame dell'opponente, ha annullato la decisione di primo grado e ha respinto la domanda di registrazione, ritenendo sussistente la tutela rafforzata del marchio notorio e il vantaggio indebito derivante dall'uso del segno richiesto.

Primo motivo: irricevibilità delle prove nuove

La ricorrente contestava la decisione della commissione di ricorso di non ammettere documenti depositati per la prima volta in quella sede. Il Tribunale ha richiamato l'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, che attribuisce all'EUIPO un ampio potere discrezionale nel valutare prove tardive, e l'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625, che consente di ammettere prove nuove solo se:

• sono prima facie rilevanti per l'esito della causa;
• non sono state presentate in tempo per valide ragioni.

Il Tribunale ha rilevato che i documenti invocati dalla ricorrente non integravano alcuna prova previamente prodotta dinanzi alla divisione di opposizione, poiché su quei punti la ricorrente non aveva presentato né argomentazioni né elementi probatori. Inoltre, tali documenti avrebbero potuto essere depositati tempestivamente e la ricorrente non aveva offerto ragioni idonee a giustificare il ritardo. Quanto al documento 28, il Tribunale ha condiviso il dubbio sulla sua rilevanza e ha escluso che fosse necessario ai fini della validità del ricorso amministrativo. Il motivo è stato quindi respinto.

Secondo motivo: applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001

Il Tribunale ha ricordato che la tutela rafforzata del marchio notorio richiede cumulativamente:

• esistenza di un marchio anteriore registrato;
• identità o somiglianza tra i segni;
• notorietà del marchio anteriore nell'Unione o nello Stato membro interessato;
• uso del segno richiesto senza giusto motivo idoneo a trarre indebito vantaggio o arrecare pregiudizio.

Pubblico di riferimento

La commissione di ricorso aveva individuato nel grande pubblico italiano, con livello medio di attenzione, il pubblico pertinente. Il Tribunale ha confermato tale impostazione.

Confronto dei segni

Il segno richiesto era un marchio complesso composto dalla parola "itinerant" e da un papero stilizzato; il marchio anteriore era figurativo e rappresentava un papero entro un cerchio arancione con bordo nero. Il Tribunale ha confermato che l'elemento dominante del marchio richiesto era quello figurativo, nonostante la presenza del termine "itinerant", in quanto il papero occupava la parte più rilevante del segno, aveva maggiore impatto visivo ed era distintivo rispetto ai prodotti interessati.

Sul piano visivo, le differenze tra i due papero - orientamento, espressione, colori e presenza del cerchio - sono state considerate marginali e difficilmente percepibili. La presenza dell'elemento verbale nel marchio richiesto non era sufficiente a differenziare i segni. Il Tribunale ha quindi confermato una somiglianza visiva media e un'identità concettuale, poiché entrambi i segni richiamano l'idea di un papero; sul piano fonetico, il marchio anteriore, essendo solo figurativo, non era oggetto di comparazione.

Notorietà del marchio anteriore

Il Tribunale ha ritenuto provata la notorietà in Italia del marchio anteriore per i piumini alla data di deposito della domanda contestata. Ha valorizzato complessivamente gli articoli di stampa, gli investimenti pubblicitari, le fatture di vendita, i premi e i riconoscimenti e l'analisi della presenza sui social media. Ha inoltre chiarito che la notorietà può essere dimostrata anche mediante prove del segno usato insieme all'elemento verbale "save the duck", se il pubblico continua a percepire l'origine imprenditoriale dei prodotti, e che non è indispensabile una quota di mercato numericamente indicata.

Nesso tra i segni

Il Tribunale ha affermato che, data la somiglianza dei segni, la notorietà del marchio anteriore e la prossimità tra i prodotti, il pubblico poteva ragionevolmente stabilire un collegamento mentale tra i marchi, pur senza confonderli.

Indebito vantaggio

Quanto al vantaggio indebito, il Tribunale ha ricordato che non serve dimostrare un pregiudizio attuale ed effettivo, essendo sufficiente un rischio futuro non ipotetico. Ha condiviso l'analisi della commissione di ricorso secondo cui l'uso del marchio richiesto poteva trasferire ai prodotti della ricorrente l'immagine di qualità, sostenibilità, attenzione ambientale e beneficenza associata al marchio Save the Duck, facilitandone la commercializzazione senza corrispettivo né sforzo proprio. La mancanza di un giusto motivo non era stata contestata o provata dalla ricorrente.

Il motivo è stato quindi respinto.

Terzo motivo: articolo 8, paragrafo 1, lettera b)

La ricorrente sosteneva che il richiamo all'associazione tra i marchi escludesse il rischio di confusione. Il Tribunale ha dichiarato il motivo inconferente, osservando che la commissione di ricorso non aveva esaminato l'opposizione sulla base dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ma soltanto su quella dell'articolo 8, paragrafo 5.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato Itinerant Show Room Srl a sopportare le proprie spese e quelle dell'EUIPO e di Save the Duck SpA.