Tribunale, Sentenza T-24/25

Nullità del marchio UE denominativo Obelix per marchio anteriore OBELIX

Il Tribunale dell’Unione europea, Sezione Ottava, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di marchio UE. La controversia riguarda l’uso dell’articolo 8, paragrafo 5, e dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, con riferimento alla reputazione del marchio anteriore OBELIX e al nesso tra i segni in conflitto.

Fatti e procedimento amministrativo

Les Éditions Albert René aveva chiesto all’EUIPO la declaratoria di nullità del marchio UE denominativo Obelix, registrato nel 2022 a nome di WORKS 11 MICHAŁ LUBIŃSKI per numerosi prodotti della classe 13, in gran parte armi e munizioni. La domanda si fondava sul marchio UE anteriore OBELIX, registrato dal 1998 per beni e servizi delle classi 9, 16, 25, 28 e 41. La Cancellation Division aveva respinto la domanda per insufficienza della prova dell’uso effettivo del marchio anteriore; la Commissione di ricorso, pur assumendo per economia processuale che l’uso fosse provato, aveva comunque respinto il ricorso, ritenendo insussistenti sia la reputazione del marchio anteriore sia il nesso tra i segni.

Domande della ricorrente e sviluppi processuali

La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione impugnata e la condanna alle spese di EUIPO e dell’interveniente, comprese quelle del procedimento amministrativo. Prima dell’esame nel merito, la ricorrente aveva anche chiesto una misura di organizzazione del procedimento per ottenere i campioni fisici dei prodotti depositati in sede amministrativa, ma il Tribunale respingeva tale richiesta poiché, dopo consultazione del fascicolo, la ricorrente aveva riconosciuto che le fotografie agli atti rappresentavano effettivamente i campioni prodotti e che questi avrebbero dato la stessa impressione visiva.

Primo motivo: motivazione e presunta contraddizione interna della decisione EUIPO

La ricorrente sosteneva che la decisione impugnata fosse affetta da contraddizione, poiché da un lato la Commissione di ricorso avrebbe affermato che l’uso effettivo del marchio anteriore era stato provato, mentre dall’altro avrebbe negato che il segno Obelix fosse percepito come indicatore di origine commerciale e avrebbe escluso la reputazione del marchio. Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 296 TFUE, l’obbligo di motivazione richiede una spiegazione chiara e coerente, ma distingue tale profilo dalla correttezza sostanziale del ragionamento.

Rigetto del primo motivo

Il Tribunale osserva che la Commissione di ricorso non aveva affermato che l’uso effettivo del marchio anteriore fosse stato dimostrato in fatto; aveva invece semplicemente esaminato la domanda assumendo tale uso come presupposto, per ragioni di economia processuale e nella prospettiva più favorevole alla ricorrente. In quel contesto, la Commissione non era tenuta a pronunciarsi sul valore probatorio delle prove dell’uso. La parte della decisione dedicata all’articolo 8, paragrafo 5, riguardava invece la reputazione del marchio anteriore. Ne deriva che non vi era alcuna contraddizione logica né difetto di motivazione.

Quadro normativo e condizioni dell’articolo 8, paragrafo 5

Il Tribunale richiama i presupposti cumulativi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, applicabile in nullità tramite l’articolo 60, paragrafo 1, lettera a):

• esistenza di un marchio anteriore registrato;
• identità o somiglianza tra i segni;
• reputazione del marchio anteriore nell’Unione, se si tratta di marchio UE;
• rischio che l’uso senza giusto motivo del marchio contestato consenta un indebito vantaggio o arrechi pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio anteriore.

Il Tribunale richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui la tutela rafforzata del marchio rinomato presuppone un collegamento mentale tra i segni, senza confusione, e che tale collegamento va apprezzato globalmente sulla base di tutti i fattori pertinenti, tra cui la somiglianza tra i segni, la forza della reputazione del marchio anteriore, la natura e vicinanza dei beni e servizi, il pubblico rilevante e il grado di distintività del marchio anteriore.

Reputazione del marchio anteriore: errori nell’esame della prova

Il Tribunale riconosce che la Commissione di ricorso poteva esigere una prova concreta della reputazione al momento rilevante, ma rileva che l’esame svolto è stato incompleto. La Commissione aveva considerato irrilevante la maggior parte del materiale probatorio perché riferito alla serie "Astérix & Obélix" e non al solo segno Obelix; aveva inoltre ritenuto insufficienti le immagini dei prodotti, gli accordi di licenza e i dati di vendita prodotti dalla ricorrente, in assenza di fatture o altri riscontri oggettivi.

Il Tribunale censura però il mancato rilievo attribuito a elementi dai quali risultava l’apposizione del simbolo "®" accanto a Obelix o, in alcuni documenti, separatamente accanto a Asterix e Obelix. Per il consumatore interessato, tale simbolo indica che Obelix è un marchio registrato e dunque un indicatore di origine commerciale. Inoltre, non esiste nell’ordinamento dei marchi UE una regola che imponga di dimostrare l’uso del marchio solo in forma isolata: l’uso contemporaneo con un altro segno può essere idoneo, purché non alteri il carattere distintivo del marchio registrato.

Reputazione: irrilevanza della sola popolarità della serie e necessità di valutazione globale

Il Tribunale precisa che la popolarità della serie a fumetti "Astérix & Obélix" non coincide automaticamente con la reputazione del segno Obelix come marchio. Tuttavia, la Commissione di ricorso aveva escluso in blocco gran parte delle prove senza valorizzare il fatto che alcuni elementi potevano dimostrare l’uso di Obelix come marchio autonomo o congiunto e, dunque, il possibile consolidamento della sua reputazione. L’esame avrebbe dovuto tener conto di tutti i fattori rilevanti e delle prove nel loro insieme, secondo la giurisprudenza richiamata dal Tribunale.

Nesso tra i segni e valutazione globale dei fattori rilevanti

Quanto al nesso tra i segni, la Commissione di ricorso aveva ritenuto che, anche ipotizzando la reputazione del marchio anteriore, il pubblico non avrebbe collegato il marchio contestato Obelix ai prodotti di classe 13, per via della forte dissimilarità tra i prodotti e i servizi e della mancanza di sovrapposizione dei pubblici. La Commissione aveva osservato che i prodotti del marchio contestato erano destinati a un pubblico estremamente specializzato, composto in particolare da militari, cacciatori, specialisti della sicurezza e forze di polizia, mentre i beni e servizi del marchio anteriore erano diretti al grande pubblico.

Il Tribunale ritiene tale ragionamento insufficiente: l’analisi si era limitata, in sostanza, a due fattori soltanto, ossia la natura dei prodotti/servizi e il pubblico di riferimento, trascurando il grado di distintività del marchio anteriore, da considerarsi sia intrinseco sia acquisito con l’uso. Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, è sufficiente che uno dei due profili sia valutato, non entrambi; ma almeno uno deve essere esaminato. La Commissione, invece, non aveva valutato questo elemento essenziale.

Esito del ricorso e spese

Il Tribunale conclude che la decisione impugnata è viziata sia dall’esame incompleto della reputazione del marchio anteriore, sia dall’erronea valutazione dell’esistenza del nesso tra i segni. Poiché tali errori incidono sul dispositivo, la decisione viene annullata integralmente, senza bisogno di esaminare gli altri argomenti relativi al pregiudizio alla reputazione o l’eccezione di irricevibilità sollevata da EUIPO.

Quanto alle spese, EUIPO e l’interveniente, rimasti soccombenti, sono condannati a sopportare le proprie spese e a rifondere, in parti uguali, quelle sostenute dalla ricorrente. Le spese del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso saranno decise da quest’ultima alla luce della sentenza del Tribunale.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che, nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001:

• la reputazione del marchio anteriore va provata con una valutazione globale delle prove e dei fattori pertinenti;
• l’uso di un marchio in combinazione con un altro segno non esclude di per sé la prova dell’uso o della reputazione;
• il nesso tra i segni deve essere accertato globalmente, non in base alla sola dissimilarità dei prodotti e all’assenza di sovrapposizione del pubblico;
• il grado di distintività del marchio anteriore è un fattore necessario nell’analisi del collegamento mentale tra i segni.