Tribunale, Sentenza T-848/16

Marchio dell’Unione europea – prova della protezione di marchi internazionali anteriori

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO resa in un procedimento di opposizione tra Deichmann SE e Vans, Inc. La questione centrale è la prova della sussistenza e della portata della protezione di registrazioni internazionali anteriori che designano l’Unione europea, ai fini di un’opposizione contro la registrazione di un marchio dell’Unione europea.

Fatti e procedimento amministrativo

Vans aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo dell’Unione europea per prodotti delle classi 18 e 25. Deichmann aveva proposto opposizione fondandola su tre registrazioni internazionali anteriori designate all’Unione europea, invocando l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione: aveva escluso il rischio di confusione per due marchi anteriori e aveva ritenuto non sufficientemente provata la protezione del terzo. In sede di ricorso, la quarta commissione di ricorso ha respinto integralmente il gravame senza esaminare il rischio di confusione, affermando in sostanza che Deichmann non aveva dimostrato adeguatamente la protezione delle registrazioni internazionali nn. 937479 e 937526. Secondo la commissione, la prova richiesta dalla regola 19 del regolamento n. 2868/95 doveva consistere in documenti ufficiali dell’autorità competente, e un estratto TMview non era sufficiente.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama anzitutto il quadro normativo dei marchi internazionali nel sistema del marchio UE:

• l’articolo 145 del regolamento n. 207/2009, che estende ai marchi internazionali che designano l’Unione europea la disciplina del regolamento e dei relativi regolamenti di esecuzione;
• l’articolo 151 del medesimo regolamento, che attribuisce alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea la stessa efficacia di una domanda/registrazione di marchio UE, al ricorrere delle condizioni previste;
• l’articolo 152 del regolamento n. 207/2009, relativo alla pubblicazione dei dati della registrazione internazionale;
• la regola 19, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento n. 2868/95, sulla prova dei fatti, dei diritti anteriori e della loro traduzione;
• la regola 20, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che prevede il rigetto dell’opposizione in mancanza di prova tempestiva.

Primo motivo: obbligo di prova dei marchi internazionali anteriori

Con il primo motivo Deichmann sosteneva che, poiché la registrazione internazionale che designa l’Unione europea produce gli stessi effetti di un marchio UE, non dovrebbe essere richiesta alcuna prova specifica della sua protezione nell’opposizione. Il Tribunale respinge questa tesi.

Secondo il Tribunale, la regola 19 del regolamento n. 2868/95 si applica anche alle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea, in quanto esse non sono marchi dell’Unione europea in senso proprio. La disciplina sull’efficacia sostanziale del marchio UE, contenuta nel regolamento n. 207/2009, è distinta dalle regole procedurali sull’opposizione. Ne deriva che il titolare di una registrazione internazionale anteriore deve comunque produrre la prova richiesta dalla regola 19.

Secondo motivo: idoneità degli estratti TMview

Il secondo motivo verteva sulla sufficienza degli estratti TMview. Il Tribunale distingue nettamente tra gli estratti della banca dati CTM-Online/eSearch plus, già ritenuti non idonei in precedenza quando provenienti dall’EUIPO per marchi internazionali, e gli estratti TMview.

Il punto decisivo è che TMview è uno strumento informatico nel quale confluiscono dati aggiornati dagli uffici competenti dei marchi partecipanti, tra cui l’OMPI. Per le registrazioni internazionali che designano l’Unione europea, un estratto TMview può quindi equivalere a un documento rilasciato dall’OMPI, purché contenga tutte le informazioni utili richieste dalla regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), comprese le indicazioni sui prodotti o servizi coperti dal marchio.

Il Tribunale precisa inoltre che, se l’elenco dei prodotti o servizi non è nella lingua della procedura, l’opponente deve produrne la traduzione ai sensi della regola 19, paragrafo 3. In tal caso, l’uso di TMview non genera incertezza né disparità di trattamento.

Irrilevanza delle direttive EUIPO sull’esame

Il Tribunale respinge l’argomento fondato sulle direttive EUIPO sull’esame: tali direttive non sono atti vincolanti e non possono prevalere sulle norme del regolamento n. 207/2009 e del regolamento n. 2868/95, né modificarne l’interpretazione. La legittimità della decisione impugnata va valutata solo alla luce delle fonti normative dell’Unione e dell’interpretazione giurisprudenziale.

Applicazione al caso concreto

Nel caso di specie, la ricorrente aveva depositato, entro il termine utile, estratti TMview relativi alle registrazioni internazionali anteriori nn. 937479 e 937526. Il Tribunale rileva che tali estratti contenevano tutte le informazioni pertinenti, incluso l’elenco dei prodotti, e che tale elenco era stato tradotto in tedesco, lingua del procedimento.

Pertanto, la ricorrente aveva effettivamente dimostrato la protezione dei suoi marchi anteriori in conformità alla regola 19 e la commissione di ricorso ha errato nel ritenere il contrario e nel respingere l’opposizione come infondata ai sensi della regola 20.

Decisione e spese

Il Tribunale accoglie il secondo motivo, annulla la decisione impugnata e considera superfluo esaminare il terzo motivo, relativo a legittimo affidamento, certezza del diritto, buona amministrazione, parità di trattamento e irretroattività. L’EUIPO è condannato alle spese insieme alla Deichmann, mentre Vans sopporta le proprie spese.

Principio affermato

La pronuncia afferma che, nelle opposizioni fondate su registrazioni internazionali anteriori che designano l’Unione europea, la prova dell’esistenza, validità e portata della protezione deve essere fornita dall’opponente secondo la regola 19 del regolamento n. 2868/95; tuttavia, un estratto TMview può valere come prova equivalente al certificato OMPI, se completo e, ove occorra, tradotto. La commissione di ricorso non può respingere l’opposizione per insufficienza della prova quando tale documentazione soddisfa i requisiti regolamentari.