Cassazione Civile, Sentenza n. 37661/2021 del 30/11/2021

Esito

La controversia

Controversia sulla titolarità e sugli effetti del preuso del segno "Budweiser" e sulla decettività (ingannevolezza) del marchio in relazione alla provenienza geografica. A.B. sosteneva che il proprio diritto di preuso sul segno fosse efficace e impedisse la validità delle registrazioni successive di B.B.; inoltre invocava le statuizioni della precedente giurisprudenza della Cassazione (in particolare la sentenza n.2499/2018) per affermare che il preuso fosse pienamente legittimo e sottratto a rideterminazioni sulla decettività. B.B. contestava la validità dei marchi di A.B. per decettività e sosteneva che, con riguardo al pubblico italiano negli anni successivi agli anni '90, il segno fosse idoneo a evocare una specifica provenienza boema (Budweis / Budějovice), determinando rischio di inganno.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso di A.B. Ha ritenuto che: a) il principio di diritto enunciato dalla Cassazione n.2499/2018 (sull'esistenza di un diritto di preuso che non si estingue automaticamente in caso di nullità di una registrazione) è conciliabile con il controllo successivo sulla decettività del segno; b) il giudicato formato in epoche precedenti (accertamento del preuso) non copriva e non impediva l'accertamento autonomo della decettività del marchio; c) le statuizioni precedenti in tema di IGP e di traduzioni di denominazioni non equivalgono automaticamente a un accertamento di non-decettività del marchio sul mercato italiano; d) la Corte d'appello ha correttamente valutato le prove circa la perseveranza, anche negli anni 2000, della capacità della parola "Budweiser" di evocare la provenienza boema rilevante per i consumatori italiani, e non ha manifestato vizi motivazionali tali da integrare un vizio di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e A.B. condannata alle spese.

Norme richiamate

• Sentenza Cass. n.2499/2018

  Il preuso di un marchio di fatto, ai sensi della legge Marchi (applicabile ratione temporis, e ora dei corrispondenti artt. 12 e 28 CPI, di cui al D.Lgs. n. 30 del 2005), comporta che il preutente abbia il diritto all'uso esclusivo del segno, ossia abbia il potere di avvalersene che è distinto dalla ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, la quale si pone su un piano diverso rispetto al diritto di preuso, sicché ben può una tale registrazione essere dichiarata nulla, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti. Ne consegue che, ove la registrazione decettiva sia dichiarata nulla, non per questo il preutente che aveva provveduto a formalizzarla perde il diritto di continuare a far uso del segno, specie laddove, per la cessata interferenza con i diritti registrati da altro titolare di uno o più marchi, sia venuto meno anche il conflitto.

  Enuncia che il diritto di preuso è autonomo rispetto all'effetto di una registrazione successivamente dichiarata nulla: la nullità della registrazione non estingue automaticamente il diritto di preuso, che può consentire un uso esclusivo e, potenzialmente, una nuova registrazione se la decettività viene meno.

• Art. 14, comma 1, lett. b) Codice della Proprietà Industriale (ex legge marchi)

  Impedisce la registrazione di segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica dei prodotti; la decettività si valuta rispetto al contenuto informativo del segno e alla natura/provenienza dei beni, con riferimento al pubblico rilevante.

• Art. 29 Codice della Proprietà Industriale (IGP / DOP)

  Disciplina e tutela le indicazioni geografiche e denominazioni di origine come diritti autonomi volti a garantire la provenienza e qualità del prodotto; la tutela è distinta e, in certi aspetti, più pregnante rispetto alla disciplina del marchio decettivo.

• Art. 12 e art. 28 Codice della Proprietà Industriale (richiamati)

  Richiamati come norme applicabili ratione temporis e correlate alla disciplina dei marchi e dei diritti derivanti dal preuso; sottolineano la cornice legislativa entro cui si valuta il preuso e la registrazione.

• Giurisprudenza Cass. n.21472/2013 e n.13168/2002

  Cass. n.13168/2002 aveva accertato il preuso in favore di A.B.; Cass. n.21472/2013 ha chiarito che l'accertamento del preuso non equivale automaticamente a un accertamento di validità/non-decettività del marchio: la nullità per decettività è questione autonoma e rilevabile su istanza di parte.

• Cass. n.21023/2013

  Ha affermato che denominazioni geografiche storiche o in lingue diverse possono mantenere rilevanza se la loro notorietà persiste; principio utile sia per IGP sia per valutazioni di decettività, ma non equipara automaticamente gli esiti tra i due istituti.

• Art. 2909 c.c. e art. 2090 c.c. (giudicato)

  Richiamati nel contesto della portata del giudicato: il giudicato per implicazione discendente riguarda solo le questioni dipendenti da quella oggetto del giudicato stesso; profili non decisi restano riaperti.

• Artt. 384 e 360 c.p.c. (procedura di cassazione)

  Sull'opportunità discrezionale della Corte di cassazione di decidere nel merito secondo l'art.384 comma 2 o di cassare con rinvio; l'art.360 regola i motivi di impugnazione e il sindacato in Cassazione, inclusi i limiti al controllo sul merito e sulla motivazione.

Massime di principio

• Il diritto di preuso è autonomo rispetto alla registrazione: la nullità di una registrazione per decettività non estingue automaticamente il diritto di chi ha preusato il segno, ma non impedisce che la decettività sia valutata nuovamente sul piano del marchio.
• Il giudicato copre solo le questioni effettivamente decise: un accertamento sul preuso non vale automaticamente come accertamento di non-decettività o di validità del marchio in epoche successive.
• La decettività (rischio di inganno sulla provenienza geografica) va valutata in relazione al pubblico rilevante (es. consumatori italiani per una registrazione in Italia) e allo stato delle conoscenze in periodi successivi: può venire meno o persistere nel tempo e richiede accertamenti specifici.
• La tutela IGP è distinta dalla disciplina del marchio: il riconoscimento o il rigetto di una IGP non si traduce automaticamente in un esito analogo sul profilo della decettività di un marchio identico o simile.
• In casi analoghi è essenziale produrre prove di percezione del pubblico (sondaggi, articoli rilevanti, guide, uso commerciale) riferite al mercato e al periodo temporale pertinenti; valutazioni meramente storiche o riferite ad altri pubblici possono non essere decisive.
• Se si vuole che un accertamento precedente (es. preuso) abbia efficacia estesa su questioni come la validità del marchio, occorre che tali questioni siano state effettivamente dedotte e decise nel primo giudizio; altrimenti restano autonomamente contestabili.