Tribunale, Sentenza T-419/22

Revoca parziale del marchio UE figurativo "medex" per difetto di uso genuino

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Medex, živilska industrija, d.o.o. avverso la decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in una procedura di revoca per non uso. Il Tribunale esamina se l’uso del marchio fosse stato provato per alcuni prodotti registrati nelle classi 5 e 30 della classificazione di Nizza.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio figurativo era stato registrato come marchio dell’Unione europea il 2 agosto 2012 per prodotti delle classi 3, 5 e 30. Nel 2020 un terzo aveva chiesto la revoca ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 per mancato uso genuino. La Divisione di annullamento aveva accolto la domanda solo in parte; la commissione di ricorso, adita dal terzo, aveva esteso la revoca ad alcuni prodotti delle classi 3, 5 e 30, tra cui:

• "Dentifrices";
• "Ointments with added honey, for medical purposes";
• "Pastry except cookies";
• "Bee glue (propolis) for human consumption";
• "Royal jelly for human consumption".

Questioni sollevate

La ricorrente deduceva due motivi principali:

• violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, per difetto di motivazione e lesione del diritto di essere sentita, in particolare sulla distinzione tra prodotti a base di propoli/pappa reale in classe 5 e in classe 30;
• violazione dell’articolo 58, paragrafi 1, lettera a), e 2, del regolamento 2017/1001, sostenendo di avere provato l’uso genuino per i prodotti controversi.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’obbligo di motivazione delle decisioni EUIPO e il principio del contraddittorio di cui all’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in linea con l’articolo 296 TFUE. Ricorda inoltre che l’uso genuino richiede un utilizzo conforme alla funzione essenziale del marchio, cioè garantire l’origine commerciale dei prodotti, e non un uso simbolico. Per la prova dell’uso, rilevano le indicazioni dell’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625, che impongono di dimostrare luogo, tempo, estensione e natura dell’uso.

Ragionamento sulla motivazione e sul diritto di difesa

La Corte osserva che la commissione di ricorso aveva spiegato perché "propolis" e "royal jelly" non potessero essere considerati, nella fattispecie, prodotti di consumo della classe 30 quando presentati con specifica finalità medica o salutistica. La motivazione era sufficiente a consentire alla ricorrente di contestarla e al giudice dell’Unione di esercitare il controllo di legittimità. Quanto al contraddittorio, la ricorrente aveva potuto presentare osservazioni e prove nel corso del procedimento; il fatto di non condividere la valutazione dell’EUIPO riguarda il merito, non la violazione del diritto di essere sentita.

Ointments with added honey, for medical purposes

Per questa voce il Tribunale conferma che la ricorrente aveva in sostanza cercato di far rientrare i balsami per labbra della gamma Elanosol nella classe 5, sostenendo che fossero equivalenti a unguenti medicinali. La Corte respinge l’argomento: un prodotto cosmetico della classe 3, destinato a idratare, nutrire e proteggere le labbra, non diventa un medicinale della classe 5 solo perché contiene miele o propoli o perché possa avere effetti benefici sulla salute. Mancava inoltre la prova che tali prodotti fossero destinati esclusivamente a fini medici, requisito necessario per qualificare un prodotto come medicinale ai fini della classe 5.

Pastry, salvo cookies

Il Tribunale conferma che l’uso provato per i "cookies" non bastava a dimostrare l’uso genuino per l’intera categoria ampia "pastry". Applicando la giurisprudenza sulle sotto-categorie autonome, rileva che il criterio decisivo è la funzione o destinazione d’uso: i cookies costituiscono una sotto-categoria coerente distinta da altri tipi di pastry, che possono avere funzioni e modalità di consumo differenti. L’esistenza di un termine nell’Harmonised Database dell’EUIPO non impedisce di individuare sotto-categorie autonome ai fini della prova dell’uso.

Propolis e royal jelly per consumo umano

Quanto a propoli e pappa reale, il Tribunale osserva che tali prodotti possono, in astratto, rientrare nella classe 5 o nella classe 30 a seconda della loro destinazione. Tuttavia, nel caso concreto la prova prodotta riguardava prodotti descritti dalla stessa ricorrente come integratori o prodotti con proprietà medicinali o salutistiche, sotto forma di gocce, spray, capsule o fiale, raccomandati per rafforzare la salute o trattare problemi medici. Tali elementi li collocano nella classe 5, non come alimenti della classe 30. Non essendo stata provata la commercializzazione come foodstuffs in classe 30, la revoca è confermata.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Quanto alle spese, ordina a ciascuna parte di sopportare le proprie, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di celebrazione dell’udienza orale, che non si è tenuta.