Tribunale, Sentenza T-63/22

Marchio UE BROOKS ENGLAND e opposizione fondata sul marchio anteriore BROOKS

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quarta commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina, da un lato, l’uso genuino del marchio anteriore e, dall’altro, il rischio di confusione tra i segni per prodotti di abbigliamento, accessori e calzature sportive/ciclistiche.

Fatti e iter amministrativo

Brooks England Ltd aveva chiesto la registrazione del marchio figurativo BROOKS ENGLAND per prodotti delle classi 18 e 25, tra cui borse per ciclisti e vari capi di abbigliamento per ciclisti. Brooks Sports, Inc. aveva presentato opposizione sulla base del marchio anteriore dell’Unione BROOKS, registrato per "athletically-related footwear" in classe 25, invocando l’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 40/94.

Dopo una lunga sospensione del procedimento per trattative tra le parti, EUIPO aveva richiesto la prova dell’uso genuino del marchio anteriore. La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione solo in parte; la commissione di ricorso, invece, aveva accolto l’impugnazione dell’opponente e ritenuto sussistenti sia l’uso genuino sia il rischio di confusione per tutti i prodotti contestati.

Normativa applicabile ratione temporis

Il Tribunale chiarisce che, poiché la domanda di registrazione risale al 9 settembre 2003, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 40/94. I riferimenti del provvedimento impugnato al regolamento n. 2017/1001 e al regolamento delegato 2018/625 vanno letti, sul piano sostanziale, in modo coerente con le corrispondenti disposizioni applicabili ratione temporis, in particolare gli articoli 43(2) e 8(1)(b) del regolamento n. 40/94. Poiché la richiesta di prova dell’uso è stata formulata nel 2018, si applica anche l’articolo 10 del regolamento delegato 2018/625.

Ammissibilità di alcune prove e qualificazione del primo motivo

Il Tribunale esclude dal fascicolo processuale due elementi prodotti per la prima volta in giudizio: un rapporto Eurostat sul settore calzature e alcuni dati tratti da siti internet. Ricorda che il suo sindacato concerne la legittimità della decisione della commissione di ricorso sulla base degli atti amministrativi e non può trasformarsi in una nuova valutazione di merito su documenti mai esaminati in sede EUIPO.

Quanto alla censura relativa alla mancanza di uso genuino, il Tribunale osserva che, pur essendo stata formalmente inserita nel motivo di violazione dell’articolo 8(1)(b), essa costituisce in sostanza un motivo autonomo fondato sull’articolo 43(2) del regolamento n. 40/94, e pertanto è ammissibile e va riqualificata come primo motivo.

Uso genuino del marchio anteriore

Il Tribunale conferma l’impostazione della commissione di ricorso sull’uso genuino del marchio BROOKS nel periodo rilevante dal 16 agosto 1999 al 15 agosto 2004.

Luogo e tempo dell’uso

La maggior parte delle prove ricade nel periodo pertinente. I documenti principali indicano commercializzazione nel Regno Unito e in altri Stati membri, tra cui Spagna, Italia, Francia, Austria e Germania. Il Tribunale rileva che, nel periodo considerato, il Regno Unito era ancora Stato membro dell’Unione, sicché il suo territorio è rilevante ai fini dell’accertamento dell’uso nel territorio dell’Unione.

Natura dell’uso

Le prove mostrano impiego del segno verbale BROOKS, oltre che di alcune varianti figurative che non alterano il carattere distintivo del marchio registrato. L’uso provato concerne soprattutto running shoes e racing shoes. Il Tribunale ritiene che tali prodotti rientrino nella categoria più ampia di "athletically-related footwear" e che non si tratti di una sottocategoria autonoma separabile in modo non arbitrario.

Il ragionamento si fonda sui criteri giurisprudenziali relativi alla segmentazione delle categorie merceologiche: quando la categoria è ampia, la prova dell’uso per una parte di essa protegge solo la sottocategoria autonoma effettivamente utilizzata; tuttavia, se la distinzione sarebbe artificiosa, l’uso per alcuni prodotti copre l’intera categoria pertinente. Nel caso di specie, running e racing shoes condividono la stessa destinazione d’uso e non costituiscono una sottocategoria indipendente rispetto alle calzature "athletically-related".

Entità dell’uso

Il Tribunale considera complessivamente la frequenza, la continuità e il volume delle vendite. Le prove comprendono ordini, fatture, listini prezzi, articoli di stampa, screenshot di siti web e una dichiarazione scritta supportata da dati di vendita. Pur non essendo il volume commerciale particolarmente elevato, l’uso è pubblico, reiterato e distribuito nel tempo, e il contesto concorrenziale del mercato delle calzature sportive consente di ritenere soddisfatta la soglia di uso genuino. Ne consegue che la commissione di ricorso non ha errato nell’accertare l’uso genuino del marchio anteriore per "athletically-related footwear" in classe 25.

Esame del rischio di confusione

Una volta confermata la validità dell’opposizione sulla base del marchio anteriore, il Tribunale passa al motivo relativo all’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 40/94.

Pubblico di riferimento

Il pubblico rilevante è quello dell’Unione, ma la commissione di ricorso si è concentrata correttamente sulla parte anglofona, per la quale è sufficiente riscontrare un rischio di confusione in una parte non trascurabile del territorio. I prodotti in questione sono beni di consumo di uso corrente, acquistabili dal pubblico generale con livello di attenzione medio.

Confronto dei prodotti

Per i prodotti della classe 18 del marchio richiesto, ossia borse, zaini e simili per ciclisti, il Tribunale conferma una somiglianza almeno bassa rispetto alle calzature sportive anteriore, poiché possono essere venduti negli stessi negozi, rivolti agli stessi consumatori e prodotti dagli stessi operatori del settore sportivo.

Per i prodotti della classe 25 del marchio richiesto, cioè capi di abbigliamento per ciclisti, la somiglianza con le calzature sportive anteriori è invece valutata come media, poiché entrambi sono beni di abbigliamento destinati all’uso sportivo, con possibili convergenze in materiali, canali distributivi, fabbricazione e destinazione al medesimo pubblico.

Confronto dei segni

Il marchio anteriore è costituito dal solo elemento verbale BROOKS. Il marchio richiesto è composto da BROOKS, in caratteri maggiori e stilizzati, e dall’elemento secondario ENGLAND, scritto in piccolo e collocato sotto il termine principale.

Il Tribunale conferma che BROOKS è l’elemento dominante e maggiormente distintivo del segno richiesto, mentre ENGLAND ha debole capacità distintiva perché indica soltanto una località geografica e non incide in modo decisivo sull’impressione complessiva. La stilizzazione dei caratteri è considerata decorativa. Ne deriva un’elevata somiglianza visiva, fonetica e concettuale per la parte anglofona del pubblico.

Valutazione globale del rischio di confusione

Tenuto conto della somiglianza elevata dei segni, della somiglianza dei prodotti e della distintività media del marchio anteriore, il Tribunale conferma la conclusione della commissione di ricorso secondo cui il pubblico potrebbe credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Il Tribunale respinge anche l’argomento della ricorrente relativo all’uso di lunga data e alla notorietà del proprio segno: tali circostanze, ai fini dell’opposizione, non incidono sulla valutazione del rischio di confusione, che va fatta alla data di deposito della domanda; inoltre, rileva solo la reputazione del marchio anteriore, non quella del marchio richiesto.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Brooks England Ltd alle spese.

Principi applicati

La sentenza ribadisce che:

• l’uso genuino di un marchio registrato per una categoria ampia deve essere valutato rispetto alla sottocategoria autonoma effettivamente utilizzata, salvo che la distinzione sia arbitraria;
• il mercato e le vendite nel territorio pertinente devono essere valutati in modo complessivo, senza soglie quantitative astratte;
• nel giudizio di opposizione, il marchio richiesto non può prevalere sulla base del solo uso pregresso del segno richiesto o della sua reputazione, mentre conta la notorietà del marchio anteriore;
• l’aggiunta di un elemento geografico debole, come ENGLAND, e di una stilizzazione decorativa non basta a escludere il rischio di confusione quando l’elemento dominante coincide con il marchio anteriore.