Tribunale, Sentenza T-130/23

Marchio UE "FOOTWARE" e nullità per descrittività

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva accolto la domanda di nullità proposta da Puma SE contro il marchio verbale UE FOOTWARE, registrato a nome di Nike Innovate CV. Il Tribunale esamina, in particolare, la descrittività del segno ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, nonché l’ammissibilità di nuove prove nel grado d’appello amministrativo davanti all’EUIPO.

Fatti e procedimento amministrativo

Puma aveva chiesto la dichiarazione di nullità del marchio FOOTWARE per i prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42, comprendenti software, hardware, telecomunicazioni e servizi cloud legati all’Internet of Things. La Cancellation Division aveva respinto la domanda, ma la Commissione di ricorso ha accolto l’appello di Puma, ritenendo che il segno fosse descrittivo per il pubblico anglofono rilevante, il quale lo percepirebbe come equivalente di "footwear". Secondo la Commissione, la parola descriveva in modo diretto e specifico la destinazione d’uso dei prodotti e servizi, cioè la loro adattabilità all’impiego con calzature.

Questioni sollevate dalla ricorrente

Nike ha articolato tre censure principali:

• errore nell’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001;
• violazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del medesimo regolamento e dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625, per aver ammesso prove tardive;
• violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, per avere evocato anche il profilo della consuetudinarietà/non distintività ex lettere b) e d).

Normativa rilevante e criteri applicati

Il Tribunale richiama anzitutto l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, che vieta la registrazione dei segni composti esclusivamente da indicazioni che possono servire a designare, tra l’altro, la specie o la destinazione d’uso del prodotto o servizio. Ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, la mancanza di carattere distintivo o la descrittività ostano alla registrazione anche se presenti in una sola parte dell’Unione. Ai fini dell’esame delle prove tardive, sono richiamati l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625.

Valutazione sulle prove prodotte tardivamente

Il Tribunale respinge la censura di Nike sulla violazione delle regole relative alle prove tardive. Ricorda che l’articolo 95, paragrafo 2, consente all’EUIPO di prendere in considerazione fatti o prove presentati fuori termine, attribuendo all’Ufficio un ampio potere discrezionale, purché motivato. L’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625 consente l’ammissione di nuove prove in appello se esse sono, prima facie, pertinenti e se il ritardo è giustificato, in particolare quando gli elementi completano fatti e prove già tempestivamente prodotti o contestano constatazioni d’ufficio della prima istanza.

Nel caso concreto, il Tribunale osserva che i documenti prodotti da Puma in appello comprendevano esempi di calzature con software o hardware integrati, chiarimenti sul significato del segno e dei suoi componenti, nonché estratti relativi a marchi UE e a espressioni contenenti il suffisso "ware" o il termine "footware". Tali elementi erano pertinenti perché utili a dimostrare il nesso tra il segno e i prodotti/servizi in contestazione; inoltre, essi si limitavano a integrare il materiale già agli atti e a contrastare la decisione della Cancellation Division. La loro ammissione è quindi ritenuta legittima.

Descrittività del segno "FOOTWARE"

Sul merito della descrittività, il Tribunale conferma che non occorre esaminare tutti i possibili significati del segno se almeno uno di essi è descrittivo di una caratteristica del prodotto o servizio. In applicazione della giurisprudenza richiamata, è sufficiente che una parte significativa del pubblico rilevante percepisca il segno nel senso descrittivo; nel caso di specie, il pubblico anglofono avrebbe potuto intendere "FOOTWARE" come "footwear".

La Corte precisa che il criterio decisivo è l’esistenza di un rapporto sufficientemente diretto e specifico tra il segno e i prodotti o servizi, tale da consentire al pubblico di percepire immediatamente, senza ulteriori passaggi mentali, una descrizione di una loro caratteristica. Qui la caratteristica rilevante è la destinazione d’uso: i beni e servizi di classe 9 riguardano software e hardware per dispositivi IoT e sistemi automatizzati; quelli di classe 38 comprendono servizi di trasmissione dati; quelli di classe 42 riguardano servizi cloud e software per interoperabilità, gestione e analisi dei dati. Secondo il Tribunale, tali prodotti e servizi possono ragionevolmente essere impiegati per calzature o componenti di calzature con tecnologia integrata, sicché il termine "footware" informa il pubblico sulla loro intended purpose.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui la destinazione d’uso con le scarpe sarebbe troppo vaga o non intrinseca. Osserva che, per l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), è sufficiente che il segno descriva una possibile destinazione d’uso che il consumatore possa prendere in considerazione nella scelta del prodotto o servizio. Non è necessario dimostrare che tale caratteristica sia la sola, né che sia commercialmente essenziale.

Motivazione e esame per categorie di prodotti/servizi

Quanto al difetto di motivazione, il Tribunale ricorda che, in linea di principio, l’EUIPO deve motivare la propria valutazione con riferimento a ciascun prodotto o servizio; tuttavia, può ricorrere a una motivazione generale quando i prodotti o servizi formano categorie sufficientemente omogenee e il medesimo motivo di rifiuto è applicabile a tutti. Nel caso di specie, la Commissione di ricorso aveva raggruppato in modo coerente i prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42, valorizzandone la comune relazione con tecnologie e sistemi adattabili all’uso con calzature connesse. Il Tribunale ritiene pertanto sufficiente la motivazione resa.

Limiti dell’esame in appello e articolo 95, paragrafo 1

Infine, il Tribunale respinge la censura di violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. La Commissione di ricorso aveva menzionato la possibilità di esaminare anche i profili di non distintività e di consuetudinarietà ex lettere b) e d), ma aveva poi accolto l’appello esclusivamente sulla base della descrittività ex lettera c). Di conseguenza, l’esame è rimasto nei limiti dei motivi dedotti dalle parti nel procedimento di nullità e non vi è stata alcuna applicazione autonoma della lettera d).

Dispositivo e conseguenze sulle spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di Nike e conferma la decisione impugnata. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese; pertanto Nike è stata condannata a sopportare le spese del giudizio, come richiesto da EUIPO e da Puma SE.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

• un marchio è descrittivo se, anche solo in uno dei suoi possibili significati, designa una caratteristica dei prodotti o servizi;
• la caratteristica può consistere nella destinazione d’uso del bene o servizio;
• è sufficiente che il segno descriva una possibile destinazione d’uso rilevante per la scelta del consumatore;
• l’EUIPO può ammettere prove tardive quando esse sono pertinenti e integrative di materiale già prodotto tempestivamente;
• la mera menzione di un ulteriore motivo di nullità non integra violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, se la decisione è fondata solo sul motivo effettivamente dedotto e accolto.