Tribunale, Sentenza T-78/23

Rischio di confusione tra "GPAY" ed "ePay" nel settore dei pagamenti elettronici

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Google LLC avverso la decisione della quarta commissione di ricorso di EUIPO in una procedura di opposizione fondata su un marchio nazionale bulgaro anteriore. Il Tribunale esamina se la domanda di marchio UE "GPAY" debba essere respinta per rischio di confusione con il segno anteriore "ePay" ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

Google aveva chiesto la registrazione del segno denominativo "GPAY" per prodotti e servizi delle classi 9 e 36 relativi, in sostanza, a software e servizi di pagamento elettronico. EPay AD ha proposto opposizione sulla base del marchio figurativo bulgaro "ePay", registrato per prodotti e servizi delle classi 9 e 36. A seguito della prova dell’uso effettivo, EUIPO ha ritenuto dimostrato l’uso soltanto per i servizi di pagamento elettronico, ricompresi nelle nozioni di affari finanziari e monetari della classe 36.

La divisione di opposizione ha accolto l’opposizione e la commissione di ricorso ha confermato la decisione, rilevando:

• similarità media tra i prodotti della classe 9 della domanda e i servizi anteriori;
• identità tra i servizi della classe 36 della domanda e i servizi anteriori;
• similarità complessiva media tra i segni;
• distintività del marchio anteriore da media ad alta, a seconda del livello di conoscenza dell’inglese nel pubblico bulgaro.

Quadro normativo rilevante

La pronuncia si fonda soprattutto su:

• articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, relativo al rifiuto della registrazione in caso di rischio di confusione;
• articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del medesimo regolamento, per la nozione di marchio anteriore registrato in uno Stato membro;
• articolo 263 TFUE, quale base del ricorso di annullamento.

Il Tribunale richiama inoltre i principi consolidati sulla valutazione globale del rischio di confusione, sull’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti/servizi e sull’importanza della distintività del marchio anteriore.

Questioni esaminate dal Tribunale

Google ha dedotto un unico motivo, sostenendo in sostanza che:

• il termine comune "pay" sarebbe compreso da tutto il pubblico bulgaro rilevante e avrebbe carattere meramente descrittivo per i servizi in questione;
• la lettera iniziale "g" del segno richiesto avrebbe un forte valore distintivo, tale da neutralizzare la somiglianza con "ePay";
• di conseguenza, non vi sarebbe rischio di confusione.

Definizione del pubblico rilevante

Il Tribunale conferma l’approccio di EUIPO secondo cui il pubblico rilevante comprende sia il pubblico generale sia quello professionale bulgaro, poiché i servizi di pagamento elettronico sono destinati ad entrambi. Respinge la tesi del ricorrente secondo cui il pubblico sarebbe composto solo da soggetti tecnologicamente sofisticati o abituali utilizzatori di internet: tale impostazione non è stata dimostrata e non trova sostegno nel fascicolo.

Il livello di attenzione del pubblico resta alto, ma ciò non basta da solo a escludere il rischio di confusione.

Comparazione dei prodotti e dei servizi

Il Tribunale non mette in discussione le valutazioni della commissione di ricorso, secondo cui:

• i prodotti di classe 9 della domanda sono simili, in media, ai servizi anteriori perché complementari e potenzialmente coincidenti per destinazione finale, pubblico e canali di distribuzione;
• i servizi di classe 36 della domanda sono identici ai servizi anteriori, in quanto entrambi riguardano pagamenti, trasferimenti di denaro e transazioni commerciali elettroniche.

Comparazione dei segni

Quanto alla distintività degli elementi, il Tribunale osserva che il segno anteriore non è dominato dalla sua veste grafica ma dall’elemento verbale "epay"; nel marchio richiesto, essendo un marchio denominativo, la questione del maiuscolo/minuscolo è irrilevante.

Sul piano della percezione del termine "pay", il Tribunale conferma che non è stato dimostrato che tutto il pubblico bulgaro comprenda l’inglese a tal punto da percepirlo come meramente descrittivo. La conoscenza delle lingue straniere non può essere presunta in generale; i dati prodotti dal ricorrente, compreso un report sulla conoscenza dell’inglese, non bastano a smentire le risultanze presenti nel fascicolo, che indicano come la maggioranza della popolazione bulgara non conosca o non utilizzi una lingua straniera.

Inoltre, le decisioni dell’ufficio marchi bulgaro non sono decisive, sia perché adottate in un contesto di cause di nullità assoluta, sia perché il sistema dei marchi dell’Unione è autonomo e EUIPO non è vincolato dalle valutazioni delle autorità nazionali.

Il Tribunale approva quindi l’analisi della commissione di ricorso secondo cui:

• per una parte non trascurabile del pubblico bulgaro, "pay" è un elemento distintivo, non descrittivo;
• il prefisso "e" può essere inteso come abbreviazione di "electronic" e quindi è debole nei servizi di pagamento elettronico;
• la lettera "g" iniziale del segno richiesto è percepita come priva di significato e non assume un ruolo dominante.

Sul piano visivo e fonetico, i segni sono considerati simili in misura media, poiché coincidono nelle ultime tre lettere e presentano una struttura sostanzialmente analoga. Sul piano concettuale, per il pubblico che comprende l’inglese, entrambi rinviano ai pagamenti; per il resto del pubblico, la somiglianza concettuale è assente o limitata.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza tra i fattori, il Tribunale conferma che il rischio di confusione esiste almeno per una parte non trascurabile del pubblico bulgaro, circostanza sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di marchio UE.

La maggiore o minore distintività del marchio anteriore incide sull’ampiezza della tutela, ma in questo caso il carattere distintivo di "ePay" non è così debole da escludere la confusione, poiché una parte del pubblico percepisce il termine "pay" come distintivo e il marchio anteriore beneficia anche di una certa notorietà acquisita in Bulgaria per i servizi di pagamento elettronico.

La lettera iniziale "g" non è sufficiente a differenziare in modo decisivo il segno richiesto, dato che i marchi condividono tre delle quattro lettere e il comune elemento finale "pay".

Dispositivo e effetti pratici

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso di Google e conferma la decisione EUIPO. Google è condannata alle spese.

Principi ricavabili per la pratica

Per la prassi in materia di marchi UE, la sentenza conferma che:

• non basta invocare il carattere apparentemente descrittivo di un elemento verbale in lingua inglese per tutto un mercato nazionale non anglofono;
• la prova della comprensione linguistica del pubblico deve essere concreta e specifica;
• la presenza di una sola lettera iniziale diversa non esclude di per sé il rischio di confusione se il resto del segno è fortemente coincidente;
• un marchio anteriore può essere tutelato anche quando la sua distintività sia solo media per una parte del pubblico, se i servizi sono identici o molto simili.