Tribunale, Sentenza T-177/20

Marchio dell’Unione europea denominativo Hispano Suiza e opposizione HISPANO SUIZA

La causa riguarda un ricorso diretto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto un’opposizione alla registrazione del marchio denominativo "Hispano Suiza" per "veicoli". Il conflitto oppone un marchio anteriore denominativo "HISPANO SUIZA", registrato per prodotti delle classi 14 e 25, e pone principalmente un problema di valutazione della somiglianza dei prodotti ai fini del rischio di confusione.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 18 febbraio 2017 Gonzalo Andres Ramirez Monfort aveva chiesto la registrazione del segno denominativo Hispano Suiza per veicoli, classe 12. Erwin Leo Himmel aveva presentato opposizione fondandosi sul marchio anteriore HISPANO SUIZA, registrato il 1º agosto 2016 per orologeria e strumenti cronometrici, nonché per articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria. La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione ritenendo che i prodotti non fossero simili e che, quindi, mancasse il rischio di confusione.

La prima commissione di ricorso aveva confermato tale conclusione con decisione del 21 gennaio 2020. Essa aveva ritenuto che veicoli, orologi, capi di abbigliamento, scarpe e cappelleria differissero per natura, destinazione e uso; non fossero concorrenti né complementari; e che la prassi commerciale invocata dall’opponente non potesse costituire un criterio autonomo di somiglianza, ma semmai rilevare solo ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio UE.

Questioni giuridiche esaminate

Dinanzi al Tribunale il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la commissione di ricorso avesse erroneamente escluso la somiglianza tra i prodotti in conflitto perché:

• non aveva considerato tutti i fattori pertinenti per il raffronto dei prodotti;
• aveva escluso in modo aprioristico la rilevanza della prassi commerciale del settore automobilistico;
• aveva trascurato l’origine abituale dei prodotti, l’identità dei produttori e i canali di distribuzione;
• non aveva motivato adeguatamente il perché di tali omissioni.

Normativa rilevante e criteri di valutazione

Il Tribunale ricorda che, data la presentazione della domanda nel 2017, al merito si applicava il regolamento n. 207/2009, mentre per gli aspetti procedurali rilevava il regolamento n. 2017/1001 nella misura corrispondente. La decisione si fonda in particolare sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, secondo cui il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, per l’identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione.

Il Tribunale richiama inoltre la giurisprudenza costante secondo cui la valutazione del rischio di confusione è globale e tiene conto di tutti i fattori pertinenti, con interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi. Tuttavia, le condizioni dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), restano cumulative: la somiglianza dei prodotti o servizi deve comunque essere dimostrata.

Ragionamento del Tribunale sulla somiglianza dei prodotti

Il Tribunale accoglie il ricorso osservando che la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto nel considerare irrilevante, in via di principio, la prassi commerciale invocata dall’opponente. La sentenza Canon indica che occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti; l’elenco non è esaustivo e la giurisprudenza successiva ha aggiunto altri criteri, tra cui l’origine abituale dei prodotti e i canali di distribuzione.

Il Tribunale sottolinea che:

• la prassi commerciale consolidata può essere pertinente se facilita la percezione, da parte del consumatore, di un legame tra prodotti diversi e rafforza l’idea di una medesima origine imprenditoriale;
• non è escluso che un criterio diverso da quelli Canon sia, da solo o insieme ad altri, idoneo a fondare la somiglianza;
• il fatto che un criterio sia stato valorizzato nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 5, non significa che sia automaticamente irrilevante nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

Nel caso concreto, la commissione di ricorso non aveva esaminato in modo specifico i criteri dell’origine abituale, dell’identità dei produttori e dei canali di distribuzione, benché il ricorrente li avesse invocati. Si era limitata ad applicare i soli criteri Canon e a escludere aprioristicamente la rilevanza della prassi commerciale. Secondo il Tribunale, tale omissione impedisce di verificare se questi fattori avrebbero potuto incidere sulla conclusione circa la somiglianza dei prodotti.

Difetto di motivazione

Oltre all’errore di diritto, il Tribunale rileva un difetto di motivazione. La decisione impugnata non espone infatti le ragioni per cui i criteri dell’origine abituale, dell’identità dei produttori e dei canali di distribuzione non sarebbero pertinenti. Mancano quindi i fatti e i passaggi giuridici essenziali per giustificare la conclusione di insussistenza di somiglianza tra i prodotti.

Il Tribunale respinge inoltre la difesa dell’EUIPO, che aveva cercato di dimostrare davanti al giudice le ragioni per cui tali criteri non avrebbero comunque condotto a una constatazione di somiglianza. Tali argomenti sono dichiarati irricevibili perché la legittimità della decisione deve essere valutata sulla base della motivazione effettivamente contenuta nell’atto impugnato, non di giustificazioni postume.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che il motivo unico è fondato sia per errore di diritto sia per difetto di motivazione. La decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 gennaio 2020 è quindi annullata. L’EUIPO, rimasta soccombente, è condannata alle spese.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio UE, la somiglianza dei prodotti non può essere valutata in modo astratto o chiuso: oltre ai criteri Canon, possono assumere rilievo fattori ulteriori come la prassi commerciale consolidata del settore, l’origine abituale dei prodotti, l’identità dei produttori e i canali di distribuzione. Un organo dell’EUIPO che escluda tali elementi senza esaminarli e senza motivare adeguatamente la propria scelta viola il diritto dell’Unione.