Tribunale, Sentenza T-17/20

Opposizione tra "GAMELAND" e "Gameloft": uso genuino e rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della Quinta Commissione di ricorso dell'EUIPO resa in un procedimento di opposizione tra il segno figurativo richiesto "GAMELAND" e il marchio denominativo anteriore "Gameloft". Il Tribunale esamina, da un lato, la prova dell'uso genuino del marchio anteriore e, dall'altro, l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi del diritto dei marchi UE.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Il 4 agosto 2016 adp Gauselmann GmbH ha depositato domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea per un segno figurativo destinato a servizi delle classi 38, 41 e 42. Gameloft SE ha proposto opposizione il 13 gennaio 2017 fondandola sul marchio UE anteriore denominativo "Gameloft", registrato nel 2006 per prodotti e servizi, tra l'altro, nelle classi 9, 35, 38, 41 e 42.

Su richiesta della richiedente, l'EUIPO ha invitato l'opponente a fornire la prova dell'uso genuino del marchio anteriore. La Divisione di opposizione ha accolto l'opposizione; la Commissione di ricorso, con decisione del 5 novembre 2019, ha confermato l'esito, ritenendo provato l'uso per "microcomputer games, video games" in classe 9 e "entertainment" in classe 41 e ravvisando un rischio di confusione tra i segni.

Questione preliminare: restrizione dei servizi richiesti

Nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale la ricorrente ha chiesto di tener conto di una restrizione dell'elenco dei servizi domandati, depositata presso l'EUIPO il 22 settembre 2020. La restrizione consisteva nell'aggiunta della specificazione "related to automatic machines" a tutti i servizi indicati nelle classi 38, 41 e 42.

Il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, il richiedente può in ogni momento ritirare o limitare l'elenco dei prodotti o servizi. Tuttavia, una tale restrizione può essere considerata solo se non altera il contesto fattuale sul quale la Commissione di ricorso ha fondato la propria valutazione. Nel caso concreto, l'aggiunta della specificazione "related to automatic machines" era idonea a incidere sulla valutazione della somiglianza dei servizi e persino sulla composizione del pubblico di riferimento; pertanto, la restrizione ha modificato l'oggetto della controversia ed è stata dichiarata inammissibile ai fini del sindacato di legittimità.

Prova dell'uso genuino del marchio anteriore

La ricorrente sosteneva che gli elementi di prova prodotti da Gameloft dimostrassero soltanto attività di publishing di software di intrattenimento multimediale, non coincidente con i servizi di "education and entertainment" in classe 41, e che il segno fosse percepito soltanto come denominazione sociale dell'impresa.

Il Tribunale ha respinto tali censure. Ha rilevato che la Commissione di ricorso aveva correttamente considerato che Gameloft sviluppa, pubblica e fornisce videogiochi fruibili anche online, attività che rientrano in una sottocategoria dei servizi di intrattenimento della classe 41. Ha inoltre precisato che la classificazione TMclass non ha valore giuridico vincolante ai fini dell'esame dei marchi.

Quanto all'uso del segno come denominazione sociale, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui una ragione sociale può essere usata anche come marchio, quando il segno è impiegato in modo da stabilire un nesso tra la denominazione dell'impresa e i prodotti o servizi commercializzati. Nel caso di specie, la presenza di "Gameloft" sui siti della società, su siti di ranking e sugli store di applicazioni in prossimità dei videogiochi o delle app è stata ritenuta idonea a dimostrare l'uso del segno come marchio. La censura sull'uso genuino è quindi stata respinta.

Valutazione del rischio di confusione: quadro giuridico

Per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 207/2009, richiamato in sostanza anche sotto il regolamento 2017/1001, il Tribunale ha ribadito i principi consolidati:

• il rischio di confusione va valutato globalmente, tenendo conto dell'impressione complessiva dei segni e dei prodotti o servizi;
• la valutazione deve considerare il pubblico medio, ragionevolmente informato e attento, con riferimento al livello di attenzione più basso del pubblico rilevante;
• identità o somiglianza dei segni e identità o somiglianza dei prodotti/servizi sono condizioni cumulative;
• un marchio anteriore più distintivo beneficia di una protezione più ampia.

Pubblico di riferimento e confronto dei servizi

La Commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante sia il grande pubblico sia i professionisti dell'Unione, con un livello di attenzione variabile da medio ad alto, mentre per alcuni servizi di programmazione informatica e banche dati aveva ritenuto rilevante un pubblico professionale con attenzione media. Questa impostazione non è stata contestata.

Anche il giudizio di identità o somiglianza tra i servizi richiesti e quelli coperti dal marchio anteriore non è stato oggetto di contestazione nel ricorso: la Commissione di ricorso aveva ritenuto che i servizi nelle classi 38, 41 e 42 fossero identici o simili ai prodotti/servizi anteriori, in alcuni casi anche solo in misura ridotta.

Confronto tra i segni

Sul piano distintivo, il Tribunale ha condiviso l'analisi secondo cui l'elemento comune "game" è descrittivo o comunque debolmente distintivo rispetto ai prodotti e servizi in questione, ma non è trascurabile. Ha invece considerato che i termini finali "loft" e "land" presentano distintività media.

Quanto all'elemento figurativo del segno richiesto, ossia il sole sorridente, il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione della Commissione di ricorso secondo cui si tratta di un elemento essenzialmente decorativo, con limitata distintività.

Sulla somiglianza visiva, i segni condividono la sequenza iniziale "gamel" e hanno la stessa lunghezza complessiva; le differenze finali e la stilizzazione del segno richiesto non eliminano una somiglianza visiva media. Sul piano fonetico, i segni sono stati considerati simili da un grado superiore alla media. Sul piano concettuale, entrambi evocano l'idea di un luogo o spazio connesso al gioco; anche in questo caso la somiglianza è stata ritenuta media.

Valutazione globale del rischio di confusione

In applicazione del principio di interdipendenza tra i fattori, il Tribunale ha confermato la conclusione della Commissione di ricorso. La combinazione tra:

• somiglianza dei segni a livello visivo, fonetico e concettuale;
• identità o somiglianza dei servizi;
• distintività accresciuta del marchio anteriore per effetto dell'uso; ha condotto a ritenere che una parte non trascurabile del pubblico potesse credere che i servizi provenissero dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Dispositivo

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di adp Gauselmann GmbH e l'ha condannata alle spese. Poiché la domanda di ottenere direttamente la registrazione del marchio era subordinata all'accoglimento dell'azione di annullamento, il Tribunale ha dichiarato superfluo esaminarne l'ammissibilità una volta respinto il ricorso principale.

Principio affermato

La restrizione dell'elenco dei servizi del marchio richiesto effettuata dopo la decisione impugnata non è considerabile quando introduce elementi idonei a modificare il contesto fattuale esaminato dall'EUIPO; in presenza di uso genuino del marchio anteriore e di segni e servizi globalmente simili, il rischio di confusione sussiste anche se il segno richiesto presenta elementi figurativi decorativi e un diverso suffisso verbale, qualora il marchio anteriore abbia acquisito maggiore distintività tramite l'uso.