Tribunale, Sentenza T-169/19

Nullità di un marchio dell’Unione europea sulla base di un disegno o modello nazionale anteriore scaduto

La sentenza riguarda un ricorso avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO resa in un procedimento di dichiarazione di nullità. La controversia verte sull’articolo 52, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 40/94, applicabile ratione temporis, e sulla rilevanza della scadenza del diritto anteriore invocato.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

The Polo/Lauren Company LP aveva depositato nel 2004 una domanda di marchio UE figurativo, registrato nel 2005 per varie classi di prodotti. Nel 2016 Style & Taste, SL aveva chiesto la nullità del marchio invocando un disegno o modello spagnolo registrato nel 1997. La divisione di annullamento aveva respinto la domanda e la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO, con decisione del 7 gennaio 2019, aveva confermato il rigetto ritenendo che la registrazione del disegno o modello anteriore fosse scaduta il 22 maggio 2017.

Ricevibilità del ricorso

L’EUIPO sosteneva l’irricevibilità del ricorso, sia perché il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare direttamente nullo il marchio, sia per carenza di interesse ad agire, dato che il disegno o modello anteriore era scaduto. Il Tribunale respinge entrambe le eccezioni. Precisa che la ricorrente chiedeva la riforma della decisione impugnata, non un’ingiunzione all’EUIPO, e ricorda che la commissione di ricorso era competente a pronunciare la nullità ai sensi degli articoli 71, paragrafo 1, e 163, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. Quanto all’interesse ad agire, osserva che, ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, la nullità opera ex tunc, per cui una pronuncia favorevole potrebbe comunque produrre effetti utili per il periodo anteriore alla scadenza del disegno o modello.

Ragionamento sul merito

Nel merito, la ricorrente sosteneva che fosse sufficiente dimostrare l’anteriorità del disegno o modello e il rischio di confusione secondo il diritto spagnolo, anche se la registrazione era scaduta. Il Tribunale ricostruisce l’articolo 52, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 40/94, richiamando il principio di priorità e la finalità della norma: tutelare i titolari di diritti di proprietà industriale anteriori in conflitto con marchi UE posteriori.

Il Tribunale afferma che il titolare del diritto anteriore deve dimostrare di poter vietare l’uso del marchio contestato:

• alla data di deposito o di priorità del marchio UE;
• e anche alla data in cui l’EUIPO decide sulla domanda di nullità.

A sostegno di tale lettura, richiama il tenore attuale della norma, la regola 37, lettera b), punto iii), del regolamento n. 2868/95, e il sistema delle nullità relative, in particolare l’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, dal quale emerge che la domanda di nullità va respinta se il conflitto con il diritto anteriore è cessato prima della decisione.

Applicazione al caso concreto

Nel caso di specie, è pacifico che la registrazione del disegno o modello anteriore fosse scaduta nel 2017, dunque prima della decisione impugnata del 7 gennaio 2019. La ricorrente non ha dimostrato che, nonostante la scadenza, il diritto spagnolo le consentisse ancora di vietare l’uso del marchio contestato. Anzi, ha riconosciuto che il disegno o modello era divenuto di pubblico dominio e liberamente utilizzabile.

Ne deriva che, alla data della decisione dell’EUIPO, l’uso del marchio non poteva più essere vietato in forza del diritto anteriore invocato. La commissione di ricorso ha quindi correttamente respinto la domanda di nullità.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge il ricorso integralmente e condanna Style & Taste, SL alle spese dell’EUIPO e dell’interveniente The Polo/Lauren Company LP, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.